Diensterfindung als Gebrauchsmuster vergütet- Anspruch auf Schadensersatz?

Es ist ein kniffliger Fall für eine Erfindervergütung, wenn eine Diensterfindung als Gebrauchsmuster geschützt und vergütet wird. Mit der Priorität aus dem Gebrauchsmuster wurden auch PCT-Patentanmeldungen eingereicht, diese aber bald wieder aufgegeben. Besteht Anspruch auf Schadensersatz?

Die Vergütung von Diensterfindungen ist geregelt nach dem deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG). Grundsätzlich gilt das ArbEG jedoch nur für Erfindungen, die den Stand der Technik erweitern und also mithin patent- oder gebrauchsmusterfähig sind gemäß § 2 ArbEG.

Der Sachverhalt

Kniffliger ist die Vergütung einer Diensterfindung in der für diesen Beitrag vorliegenden Fallbesprechung. Die Erfindung wurde unverzüglich nach der Meldung als Diensterfindung als Gebrauchsmuster geschützt. Mit der Priorität aus diesem Gebrauchsmuster wurden auch PCT-Patentanmeldungen eingereicht für Japan, die USA und auch ein regionales europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland, diese Patentanmeldungen aber vom Arbeitgeber bald wieder aufgegeben. Stattdessen wurde eine Verbesserung der streitgegenständlichen Diensterfindung erfunden und diese ging in eine weitere PCT-Anmeldung ein.

Diensterfindung als Gebrauchsmuster vergütet

Der Arbeitgeber vergütete die Diensterfindung als Gebrauchsmuster bis zur Höchstdauer der Schutzzeit für das Gebrauchsmuster – die jedoch mit 10 Jahren Höchstdauer eine wesentlich kürzere Schutzdauer ist als die 20 Jahre für ein Patent und im Übrigen auch einen schwächeren Schutzbereich als ein Patent hat. Entsprechend sahen die Diensterfinder und Antragsteller darin eine zu geringe Vergütung der Diensterfindung und machten einen Anspruch auf Schadensersatz geltend, vor allem wegen Verletzung des § 13 ArbEG (Erhaltung der Prioritätsrechte) und des § 16 ArbEG (Beschränkung und Informationspflicht des Arbeitgebers, eine Schutzrechtsanmeldung aufzugeben).

Die Schiedsstelle wies jedoch einen Anspruch auf Schadensersatz zurück. Der Arbeitgeber habe weder § 13 noch § 16 ArbEG verletzt.

Diensterfindung nach § 13 ArbEG im Regelfall als Patent zu schützen

Schutzzweck des § 13 ArbEG ist die Erhaltung der Prioritätsrechte des Erfinders, und diese sei erreicht worden durch die Priorität durch das angemeldete Gebrauchsmuster, erläuterte die Schiedsstelle. Der Arbeitgeber hatte fristgemäß unter Inanspruchnahme der Priorität des angemeldeten Gebrauchsmusters eine PCT-Anmeldung eingereicht. Und da diese als Bestimmung auch ein regionales europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland enthielt, war die Verpflichtung gemäß § 13 hinreichend erfüllt, befand die Schiedsstelle.

Nach § 13 ArbEG ist eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts und zwar im Regelfall zum Patent anzumelden. Ein Verzicht auf eine Patentanmeldung ist nur zulässig, wenn die Verwertbarkeit der Erfindung für den Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint.

Zweckdienlicher für die vorliegende Diensterfindung war der Gebrauchsmusterschutz zwar nicht, die Diensterfinder verwiesen sogar auf die Verwendung der Erfindung in sehr langlebigem Produkt. Aber auch § 16 ArbEG wurde nicht verletzt vom Arbeitgeber, § 13 war ausreichend erfüllt, so die Schiedsstelle.

Keine Verletzung nach § 16 ArbEG

Gemäß § 16 ArbEG wird die Berechtigung eines Arbeitgebers eingeschränkt, eine Schutzrechtsanmeldung aufzugeben, für die der Vergütungsanspruch des Diensterfinders noch nicht voll erfüllt ist. Daher ist ein Arbeitgeber verpflichtet, die Aufgabe einer Patentanmeldung oder eines Patents dem Erfinder mitzuteilen und ihm auch die Möglichkeit zu geben, selbst das entsprechende Schutzrecht weiterzuführen.

Im vorliegenden Fall hatten die Diensterfinder jedoch handschriftlich auf einer Checkliste zu der ursprünglichen PCT-Anmeldung vermerkt: „Mit der Rücknahme der Patentanmeldung einverstanden. Weiterverfolgung des Erfindungsgegenstands “. Damit hatten die Arbeitnehmererfinder selbst der Weiterverfolgung der Erfindung in einer nachfolgenden Schutzrechtsanmeldung zugestimmt, führte die Schiedsstelle aus, und die Erfinder wollten insofern keine Übertragung des Schutzrechts, die der Arbeitgeber gemäß § 16 ArbEG hätte anbieten müssen bei Aufgabe der Patentanmeldungen. Daher haben die Diensterfinder keinen Anspruch auf Schadensersatz, entschied die Schiedsstelle.

Vergütung einer Diensterfindung verjährt nach drei Jahren

Im Hinblick auf die tatsächliche Weiterverfolgung der Erfindung komme allerdings vorliegend grundsätzlich ein Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG in Betracht, ergänzte die Schiedsstelle. Etwaige Ansprüche auf angemessene Vergütung sind jedoch verjährt. Denn die Verjährung der Vergütung beträgt nur 3 Jahre, während die Verjährung eines Anspruchs für Schadensersatz 10 Jahre beträgt. Und auch § 23 ArbEG (die Möglichkeit, sich bis sechs Monate nach dem Ausscheiden auf die Unbilligkeit der Vergütung berufen zu können) kann nicht auf einen bereits verjährten Vergütungsanspruch angewendet werden.

Diensterfindung international geschützt- aber nicht in Deutschland

Knifflig ist auch eine Vergütung der Diensterfindung, sobald die Erfindung international geschützt ist – aber nicht in Deutschland. Denn Patentrecht ist national, und nicht jede Erfindung, die in den USA oder in China patentfähig ist, ist ebenso auch in Deutschland patentierbar. In einem solchen Fall hat die Schiedsstelle erst kürzlich eine interessante Entscheidung getroffen. Denn in diesem Fall mit einer in den USA erfolgten Patenterteilung auf Software unterstellte die Schiedsstelle fiktiv eine Patentanmeldung auf die Erfindung in Deutschland und konnte so formal einen Erfindungswert herleiten.

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Quellen:

Arb.Erf. 31 / 10

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