Know-How in der Vergütung einer Diensterfindung
Know-How ist oftmals ein wichtiger Bestandteil einer Diensterfindung – vor allem auch in der Auslizenzierung der Diensterfindung. Übertragenes Know-how – beispielsweise in Bezug auf Herstellungsverfahren oder auch die Zulassung – findet sich oft in Lizenzverträgen. Wie also berechnet sich Know-how (Abzug?) in der Erfindervergütung?
Im Allgemeinen denkt man im Bereich Diensterfindung und Know-how zunächst an das firmeninterne Know-how und das persönliche Wissen und Können des Diensterfinders, das in die Vergütung der Diensterfindung einfließt. Dies fällt meistens zum Nachteil des Diensterfinders aus; denn je erfahrener der angestellte Erfinder ist und auch je eindeutiger er die Aufgabe der Forschung und Entwicklung innerhalb der Firma hat, desto geringer ist seine persönliche Vergütung. Denn die Berechnung der Erfinder Vergütung folgt der Lizenzanalogie:
(V)ergütung = (E)rfindungswert × (A)nteilsfaktor
Das übertragene Know-How
Weniger wird über den anderen wichtigen Aspekt von Know-how in der Vergütung einer Diensterfindung gesprochen, nämlich das übertragene Know-how. In der Praxis ist dies Bestandteil vieler Lizenzverträge und auch Schutzrechtsverkäufe. Denn sobald ein Herstellungsverfahren etwas komplizierter oder aufwändiger ist, ist die Übertragung von Know-how unverzichtbar und eben auch Teil der entsprechenden Verträge. Als Know-how-Übertragung gilt ebenso, wenn aufwändige Zulassungsverfahren erspart oder vereinfacht werden können, Dies kommt hauptsächlich in der Medizintechnik vor.
Wie also geht die Übertragung von Know-how in die Vergütung einer Diensterfindung ein? Zur Beantwortung dieser Frage muss man verschiedene Konstellationen betrachten.
Vergütung einer Diensterfindung
Im eindeutigen Fall ist in dem Lizenzvertrag oder Schutzrechtskaufvertrag genau festgeschrieben, zu welchem Anteil die Einnahmen aus diesem Vertrag auf das Know-how entfallen und auf die patentierte technische Lehre. Der für die Vergütung relevante Erfindungswert basiert in so einem Fall nur auf den Einnahmen der patentierten technischen Lehre – zunächst einmal. Zu beachten sind aber auch die Aspekte Meilensteinzahlungen und Entwicklungskosten, dazu gleich mehr. Doch bleiben wir zunächst einmal beim Know-how-Abzug.
Know-how-Abzug innerhalb einer Bandbreite von 30 bis 60 Prozent
Wesentlich häufiger ist die Konstellation so, dass sowohl angemeldete und erteilte Schutzrechte als auch zugehöriges Know-how einheitlich lizenziert sind, ohne dass die geschuldeten Lizenzzahlungen einem der beiden Teil-Gegenstände der Lizenz zugeordnet sind. Nach ständiger Schiedspraxis gilt dann, dass ein Know-how-Anteil innerhalb einer Bandbreite von 30 bis 60 Prozent vom Erfindungswert abzuziehen ist (Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Aufl., RL 14 Rdn. 142).
Das natürlich ist eine sehr große Bandbreite, Geht es vielleicht noch ein wenig genauer? Verkürzt gesagt: „Ja“ – der tatsächliche Know-how-Abzug von der Vergütung hängt davon ab, ob ein übertragenes Know-How eine wichtige oder eine untergeordnete Rolle für den Kaufpreis oder die Lizenzierung der Diensterfindung spielt.
Bandbreite Know-How Abzug: Fall Beispiel Retardtablette I
In dem Verfahren um eine Diensterfindung (4c O 79/15, Retardtablette I), das 2016 vor dem LG Düsseldorf verhandelt wurde, wurde dieser Aspekt präzisiert. Das Verfahren ist inzwischen übrigens bis vor den Bundesgerichtshof weitergeführt worden – wir berichteten – und von dort an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden, ein sehr komplexer Fall.
In Bezug auf den Know-How Abzug machte die Arbeitgeberin geltend, das Herstellungsverfahren sei nur auf der Grundlage umfassend vermittelten Know-hows ausführbar, daher müsse der Abzug für Know-How sehr hoch angesetzt werden. Doch das LG Düsseldorf wies dies zurück; dass das Herstellungsverfahren kompliziert, aufwendig und kostenintensiv sei und nur auf der Grundlage umfassend vermittelten Know-hows ausgeführt werden könne, sei bereits in der Zuerkennung eines grundsätzlich abzuziehenden Know-how-Anteils berücksichtigt, erklärte das Gericht. Wäre das nicht oder nur in geringem Umfang der Fall, wäre kein oder nur ein deutlich geringerer Abzug mit Rücksicht auf das lizenzierte Know-how erforderlich. Die besondere Bedeutung des übertragenen Know-Hows zeige sich auch in den Meilensteinzahlungen des Lizenznehmers für die jeweilige Produktzulassung in den USA und in der EU, ergänzte das LG Düsseldorf und bestätigte damit ein anderes Argument der Arbeitgeberin.
Das aber rechtfertige nur eine begrenzte Erhöhung des unteren Werts innerhalb der genannten Bandbreite, entschied das LG Düsseldorf, daher sei ein Know-how-Anteil in Höhe von 40 Prozent angemessen, der vom Erfindungswert abzuziehen sei.
Schiedsstellen Entscheidung von 2017
Die Schiedsstelle des DPMA setzte diesen Wert innerhalb der Bandbreite für den Know-How Abzug etwas anders an in ihrer Entscheidung von 2017 (Arb.Erf. 21/13). Grundsätzlich gehe die betriebliche Praxis von einem Know-how-Anteil von 25 % aus, legte die Schiedsstelle fest; wenn aber der Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung von Nutzungsrechten interessiert ist, sei ein Know-How Abzug von 35 % anzusetzen.
Wird einem Lizenznehmer jedoch nicht nur das reine Know-how zur Verfügung gestellt, sondern werden ihm auch die (vor allem im Medizintechnikbereich) aufwändigen Zulassungsverfahren erspart, sei sogar ein Know-How Abzug für übertragenes Know-How von 50 % sachgerecht.
Meilensteinzahlungen und Erstattung von Entwicklungskosten
Auch in Bezug auf Meilensteinzahlungen und die Erstattung von Entwicklungskosten trug die Entscheidung des LG Düsseldorf von 2016 einen wichtigen Aspekt bei. Denn obwohl gerade Meilensteinzahlungen den Wert für den Know-How Abzug erhöhen können, sind sie dennoch ganz grundsätzlich vergütungspflichtig nach dem Arbeitnehmererfindergesetz. Gleiches gelte auch für die Erstattung von Entwicklungskosten, so das Gericht.
Das LG Düsseldorf begründete dies damit, dass sowohl die Entwicklungskosten als auch die Produktzulassungen, auf die sich die Meilensteinzahlungen bezogen, überhaupt erst dazu führten, dass der Lizenzgeber überhaupt einen Lizenzgegenstand in die Hand bekommen hat. Im vorliegenden Fall war die Stabilisierung des Wirkstoffs Fesoterodin notwendig, um Produktzulassungen für Fertigarzneimittel in den USA und in der EU zu erreichen. Ohne die Streiterfindung hätten daher die Entwicklungsergebnisse nicht erreicht und nicht durch den Lizenznehmer genutzt werden können. Und ebenso hat die Streiterfindung auch zur Zahlung dieses Meilensteins für Produktzulassungen mitursächlich beigetragen, urteilte das LG Düsseldorf.
Fazit
Es gibt innerhalb der Rechtsprechung immer noch viel Spielraum zu der Bandbreite für Know-how-Abzug in der Vergütung einer Diensterfindung. Dies kann – gerade bei globalisiert vertriebenen Produkten – einen wirtschaftlich beachtenswerten Wert ausmachen.
Quellen:
Urteil LG Düsseldorf Retardtablette I, 4c O 79/15
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