Freigabeanspruch auf eine Diensterfindung

Wird der Patentschutz einer Diensterfindung vom Arbeitgeber nicht oder nicht mehr in Anspruch genommen, gibt es einen Freigabeanspruch auf eine Diensterfindung. Hat der Arbeitnehmererfinder au­to­ma­tisch Anspruch darauf?

Eine Erfindung, die während der Arbeitszeit in einer Firma entsteht, gehört zunächst dem Arbeitgeber. Dies gilt für Arbeiternehmer im privaten und im öffentlichen Dienst. Im normalen Ablauf informiert ein Diensterfinder seinen Arbeitgeber über seine Erfindung. Gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitnehmererfindungsgesetzt (ArbEG) ist dann ein Arbeitgeber verpflichtet, die Erfindung zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Der Arbeitgeber muss darin den Arbeitnehmer als Erfinder nennen. Wörtlich heißt es im ArbEG, die Anmeldung habe  „unverzüglich“ zu geschehen. Dies dient vor allem der Prioritätssicherung für die Erfindung.
Erkennt der Arbeitgeber aber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung überhaupt nicht an, so kann er von der Anmeldung eines Schutzrechts absehen. In dem Fall muss er zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle des DPMA anrufen. (§ 17 ArbEG, § 29).

Patentschutz vom Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen

Was aber geschieht, wenn der Arbeitgeber den Patentschutz einer Diensterfindung ohne Anrufung der Schiedsstelle gar nicht erst in Anspruch nimmt? Gibt es einen automatischen Freigabeanspruch des Arbeitnehmers?

Nach der bis zum 30.09.2009 geltenden Gesetzesfassung musste der Arbeitgeber schriftlich und innerhalb von 4 Monaten nach der Erfindermeldung gegenüber seinem Arbeitnehmer die Freigabe erklären. Tat er dies nicht oder zu spät, so wurde die Erfindung frei, das bedeutete dies, dass die Schutzrechte automatisch und allein dem Arbeitnehmer als Erfinder zustanden.

In der jetzt geltenden Gesetzesfassung – die sogenannte Inanspruchnahmefiktion – ist dies genau umgekehrt festgelegt. Der Arbeitgeber muss jetzt ausdrücklich die Freigabe erklären. Tut er es nicht, gilt die Erfindung als in Anspruch genommen, auch ohne eine Patentanmeldung durch den Arbeitgeber.

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn der Arbeitnehmer seine Diensterfindung korrekt dem Arbeitgeber gemeldet hat und der Arbeitgeber die Erfindung auch patentiert, sie aber dennoch “offiziell” nicht in Anspruch nimmt. Der BGH hatte dazu im vielbeachteten Urteil „Lichtschutzfolie“ klargestellt, dass spätestens mit Einreichung der Erfindung zum Patent und der Nennung des Arbeitnehmers als Erfinder eine Erfindung als ordentlich gemeldet gilt (siehe unter Diensterfindung: Patentanmeldung bei nicht-offizieller Inanspruchnahme).

Patentschutz vom Arbeitgeber nicht mehr in Anspruch genommen

Ebenso häufig geschieht es in den Betrieben aber auch, dass ein bereits gemäß § 6 ArbEG in Anspruch genommenes Schutzrecht auf eine Diensterfindung vom Arbeitgeber aufgegeben wird.  Durch die Inanspruchnahme sind nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung in das Eigentum des Arbeitgebers übergegangen. Es unterliegt ausschließlich seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, für welche Form der Verwertung der Diensterfindung sich der Arbeitgeber sich entschließt.

Daher unterliegt es der freien Entscheidung des Arbeitgebers, ein Schutzrecht nicht oder nicht mehr betrieblich zu nutzen. Er kann auch entscheiden, es zum Beispiel als Vorratspatent in seinem Portfolio zu behalten und es auf diese Art weiter zu verwerten (siehe unter Vorratspatent: Wie berechnet man die Arbeitnehmererfindung?). Folglich obliegt es ausschließlich des Arbeitgeber, ob sie ihre mit der Inanspruchnahme erworbenen vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung freigeben möchte oder nicht. Unter dem Aufgeben eines Schutzrechts wird eine Nichtverlängerung des Schutzrechts – praktisch durch keine weitere Zahlung der Jahresgebühren- oder ein Nichteinlegen eines möglichen Rechtsmittels im Erteilungsverfahren verstanden.

Voraussetzung für einen Anspruch des Erfinders auf Übertragung eines Schutzrechts ist, dass der Arbeitgeber aus freien Stücken das Schutzrecht nicht aufrechterhalten will. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer seine Aufgabeabsicht mitteilen und damit dem Arbeitnehmer die Übernahme des Schutzrechts anbieten. Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Schutzrecht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Schutzrechts verlangt (§ 16 ArbEG). Hintergrund dazu ist, dass dem Arbeitnehmererfinder eine Vergütung aus der betrieblichen Nutzung seines Patents zusteht. Das uneingeschränkte Recht zur Aufgabe von Schutzrechten hat ein Arbeitgeber nur, wenn sämtliche Vergütungsansprüche bereits voll erfüllt sind – für die Vergangenheit und die Zukunft.

Fazit

Äußert sich der Arbeitgeber nicht, so hat es nach neuem Recht für die Inanspruchnahme keine Auswirkung. Da ein Patent maximal 20 Jahre Schutz genießt, kann die Aufgabe des Anspruchs durch den Arbeitgeber rechtlich interessant sein vor allem für alle Meldungen, die vor dem 30.09.2009 gemacht wurden. Arbeitnehmer sollten ihre Unterlagen zu prüfen, ob der  Arbeitgeber die Inanspruchnahme und Anspruchsaufgabe richtig erklärt hat. Hat er dies nicht, stehen dem Arbeitnehmer nicht nur die Rechte an der Erfindung zu, sondern möglicherweise auch Ansprüche auf Schadenersatz wegen widerrechtlicher Entnahme. Arbeitgeber sollten beachten, dass sie nicht nur Pflichten bei der Inanspruchnahme eines Patents haben, sondern auch bei dessen Freigabe.

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Die Patentanwaltskanzlei Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP verfügt über eine weitreichende Expertise im Bereich des Patentrechts und Erfinderrechts.

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Quellen:

DPMA Arb.Erf. 04/14

BGH Urteil v. 14.02.2017, AZ. X ZR 6415 – „Lichtschutzfolie“

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