Das Bundespatentgericht hat das Urteil veröffentlicht zur mündlichen Verhandlung um die Löschung der Marke Black Friday vom September 2019. Die Löschung der Marke Black Friday ist vorerst abgesagt. Freigehalten allerdings ist die Marke Black Friday für Elektrohandel- und auch für allgemeine Werbedienstleistungen.
Das DPMA entschied 2018 auf Löschung der Wortmarke Black Friday und begründete die Löschung damit, dass der Bezeichnung “Black Friday” jegliche Unterscheidungskraft fehle und dass es sich bei dem Begriff „Black Friday“ um eine allgemeine Bezeichnung handele, die nicht als Marke eingetragen werden könne. Daraufhin legte die Super Union Holdings Ltd. beim Bundespatentgericht Beschwerde ein, sie ist die Inhaberin der deutschen Wortmarke Black Friday. 2016 löste die Super Union Holdings eine Abmahnwelle aus, indem sie – ziemlich direkt nach der Verkaufsaktion – im großen Stil Abmahnungen verschickte.
Ist Black Friday für Handel- und Werbedienstleistungen beschreibend?
Im Kern musste das BPatG entscheiden, ob die Bezeichnung einer Verkaufsmodalität im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet ist, ein Merkmal von Handelsdienstleistungen zu beschreiben.
Dies hat das Gericht mit einer Leitsatzentscheidung deutlich bejaht. „Vertriebsmodalitäten wie Rabattaktionen und Sonderveranstaltungen stellen demnach zwar kein Merkmal von Waren, wohl aber ein Merkmal von Handelsdienstleistungen dar; im Einzelfall können sie auch ein Merkmal von Werbedienstleistungen bilden“, formulierte das Gericht als Leitsatzentscheidung.
Merkmal von Handelsdienstleistungen – aber bei geringer Bekanntheit?
Ebenso relevant für das Urteil war die Frage, unter welchen Voraussetzungen diese Eignung festgestellt werden kann, wenn die betreffende Bezeichnung im Anmeldezeitpunkt nur geringen Teilen des Verkehrs bekannt war. Auch dies beurteilte das BPatG mit einer Leitsatzentscheidung:
„Die von Hause aus nicht beschreibende Bezeichnung einer Rabattaktion wie die angefochtene Marke Black Friday kann daher in Bezug auf Handels- und Werbedienstleistungen als beschreibende Angabe auch dann einem Freihaltebedürfnis unterliegen, wenn sie am Anmeldetag der Marke (das war Oktober 2013) nur geringen Teilen des Verkehrs in diesem Sinne bekannt war, aber bereits von mehreren Unternehmen benutzt worden ist.“
Das BPatG setzte sich mit einer sehr umfangreichen Aktenlage und Beweisführung der Parteien auseinander, denn im Wesentlichen wurde darum verhandelt, wie bekannt der Black Friday als Rabattaktion eigentlich in Deutschland schon war, als im Oktober 2013 die Wortmarke Black Friday geschützt wurde. Dies ist der relevante Zeitpunkt für die Überprüfung der angefochtenen Markeneintragung für Deutschland.
Dass dies gar nicht so eindeutig ist und mit viel Sorgfalt vom Gericht geprüft wurde, sollen drei Beispiele zeigen. Spiegel online berichtete zwar bereits vor Oktober 2013 über den Black Friday, dazu liegen aber keine konkreten (Abruf-)Zahlen durch „Unique User“ für den Begriff Black Friday vor. Auch Computerbild.de titelte bereits im November 2011 „Black Friday: Sonderangebote bei Apple“ – aber Apple verwendete den Begriff Black Friday in Deutschland noch nicht nachweislich. Und auch Lidl zeigte im November 2012 online unter „Aktuelle Angebote“ in einem Untermenü „Black Friday“ und in stellte in Facebook Werbung für den „Black Friday“ ein. Es gibt jedoch keine Nachweise, ob und wie viele Verbraucher hiervon Kenntnis genommen haben.
Festzustellen bleibe daher, urteilte der BPatG, dass es für keine einzige der in das Verfahren eingeführten Rabattaktionen belegt ist, dass in der Zeit bis zum Anmeldezeitpunkt erhebliche Teile des Verkehrs erreicht worden wären.
Zudem stelle eine Vertriebsmodalität nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kein Merkmal von Waren im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, auch der EuGH habe in seinem Urteil Neuschwanstein entschieden, das die Beschreibung der Vertriebsmodalitäten von Waren nicht unter das Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe fällt.
Marke Black Friday nicht gelöscht für Waren der Klasse 9
Damit scheide § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch unter dem Gesichtspunkt eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses als Löschungsgrund für sämtliche von der Streitmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 aus, entschied das BPatG. Dies umfasst u. a. Übertragung, Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton und Bild; Wissenschaftliche und optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, und auch Datenverarbeitungsgeräte und Computer.
Freihaltebedürfnis für Elektrohandel in Klasse 35
Anders sei die Sachlage für die beanspruchten Handelsdienstleistungen und damit für Teile der Waren und Dienstleistungen der Klasse 35, führte das Gericht aus. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes umfasst die Handelstätigkeit neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäfts anzuregen.
Das Gericht erläuterte, darunter falle auch das Angebot eines Rabattaktionstages. Damit beschreibe ein Zeichen wie „Black Friday“, soweit es (aus der Sicht des Anmeldetags: künftig) als Schlagwort für eine solche Rabattaktion steht, ein Merkmal der genannten Handelsdienstleistungen und unterliege insoweit einem Freihaltebedürfnis und dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Marke Black Friday für Elektrohandel freigehalten
Eine solche Prognose als zukünftiges Schlagwort für eine Rabattaktion konnte 2013 allerdings vernünftigerweise nur für Handelsdienstleistungen getroffen werden, die sich auf Dienstleistungen und Waren aus dem Elektronikbereich beziehen, fügte das Gericht hinzu. Dabei werde kein Unterschied zwischen stationären und Online Elektrohandel gemacht, denn beides stelle lediglich zwei Vertriebswege für ein- und denselben Warensektor dar, die überdies Hand in Hand gehen können.
Marke Black Friday freigehalten für Elektrohandel und allgemeine Werbung
Folgende Waren und Dienstleistungen der Nizza-Klasse 35 stehen laut Urteil im Freihaltebedürfnis:
Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Fernsehwerbung; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Herausgabe von Werbetexten; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marketing; Onlineoder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren;
Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Plakatanschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Produktion von Werbefilmen; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Publikation von Versandhauskatalogen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Telemarketing; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Verteilung von Werbemitteln; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte;
Freihaltebedürfnis für Werbung- wenn sie allgemein ist
Daher, so urteilte das BPatG, sei die Löschung der Marke zurecht erfolgt für alle Handelswaren im Bereich Elektronik und auch für alle Werbedienstleistungen, wenn sie so allgemein formuliert sind, dass sie auch spezielle „Black-Friday“-Werbung für Elektronikwaren umfassen können. Aber Achtung: wenn Werbung ausdrücklich für nicht elektronische Waren oder Dienstleistungen – Beispiel Maniküre – umfasst, gilt dafür kein Freihaltebedürfnis für den Begriff „Black Friday“. Auch für alle über die genannten und von uns aufgeführten hinausgehend beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 sei die Marke Black Friday zu Unrecht mit dem Argument eines Freihaltebedürfnisses gelöscht worden, urteilte das Gericht.
Weitere Etappen im Markenstreit um Black Friday?
Es kann jedoch Beschwerde vor dem BGH eingelegt werden gegen dieses Urteil des BPatG, dies hat das Bundespatentgericht ausdrücklich zugelassen im Hinblick auf die beiden wichtigen Leitsatzentscheidungen zu Verkaufsmodalitäten in Bezug auf Handel- und Werbedienstleistungen.
Wenn also eine der Parteien Beschwerde gegen das Urteil einlegt, wäre dann weder der Löschungsbeschluss (des DPMA) noch die weitgehende Aufhebung des Löschungsbeschlusses nach dem jetzt öffentlichen Urteil des BPatG rechtskräftig. Es ist also möglich, dass dieses jetzt veröffentlichte Urteil des BPatG lediglich eine weitere Etappe ist in einem Markenstreit, bei dem um einen sehr hohen Streitwert verhandelt wird für den international inzwischen sehr bekannten Verkaufstag Black Friday.
Im Übrigen hat das Portal Black-Friday.de im November 2019 eine neue Löschungsklage gegen die Wortmarke Black Friday erhoben, wegen Verfalls (§ 49 Abs. 1 MarkenG) und Nichtbenutzung der Marke. Vorerst gilt also auch für den Black Friday 2020: Händler, die über das Händlerportal www.black-friday.de die Rabattaktion nutzen, sind zunächst rechtlich gegen etwaige Abmahnungen der Super Union Holdings abgesichert.
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Quellen:
Urteil des BPatG „Marke Black Friday“, 30 W (pat) 26/18
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