Ernsthafte Benutzung der Marke- mit geringfügig abweichender Markendarstellung

Der Nachweis für die ernsthafte Benutzung einer Marke muss für die Marke erfolgen, wie sie eingetragen wurde. Das ist nicht immer einfach, denn eine Marke verändert sich im Zeitgeist. Die Benutzung ist nur mit geringfügig abweichender Markendarstellung möglich, wenn die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird.

Der Sachverhalt

Im September 1999 meldete die Streithelferin, die ad pepper media International NV (Deutschland), das Bildzeichen „ad Pepper“ als Unionsmarke an u. a. für Dienstleistungen einer Werbeagentur und eines Online-Anbieters, Webhosting, Webdesign und Zugriff auf digitale Netze.

16 Jahre später, im Dezember 2015 stellte die Klägerin, die 6Minutes Media GmbH (Deutschland), beim EUIPO den Antrag, diese Marke für verfallen zu erklären (gemäß jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001). Dabei trug sie vor, die angegriffene Marke sei während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren hinsichtlich aller Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden sei, in der Europäischen Union nicht ernsthaft benutzt worden.

Nachweis für ernsthafte Benutzung der Marke

Wird ein solcher Vorwurf erhoben, muss der Markenanmelder die ernsthafte Benutzung seiner Marke beweisen und nachweisen. Das ist selbst für bekannte Markenhersteller nicht immer einfach, denn eine Marke verändert sich über die Zeit, um dem Zeitgeist, der Vermarktung und auch den Waren oder Dienstleistungen angepasst zu werden. Der Nachweis für die Benutzung einer Marke muss aber für die Marke erfolgen, wie sie eingetragen wurde. Allerdings lässt Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 auch die Benutzung einer Marke mit geringfügig abweichender Markendarstellung als erwiesen zu, wenn die Unterscheidungskraft der Marke dadurch nicht beeinflusst wird.

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Die Nichtigkeitsabteilung erklärte die Streitmarke mangels ernsthafter Benutzung für verfallen, doch diese Entscheidung wurde durch die Beschwerdekammer des EUIPO (20. Juni 2018, „angefochtene Entscheidung“) aufgehoben. Die Beschwerdekammer wies den Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke zurück. Die vorgelegten Unterlagen zeigten, dass die Streitmarke in ausreichender Weise benutzt worden sei.

Ob der Umfang der Benutzung ausreichend war durch den Nachweis mit abweichender Markendarstellung, stand auch im Mittelpunkt vor dem Europäischen Gericht (EuG), vor dem Klägerin 6Minutes Media GmbH die Entscheidung anfocht.

Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Marke

Der EuG fasste die wesentlichen Gesichtspunkte für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Marke zusammen. Die Beurteilung habe anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu erfolgen, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können, insbesondere dass die Marke benutzt wird, um für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. So wie eine Marke in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, muss sie öffentlich und nach außen benutzt werden. Auch ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen könne durch eine große Häufigkeit oder gewisse zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt, erläuterte das Gericht. Der erzielte Umsatz und die Menge der unter der älteren Marke verkauften Waren könne nicht absolut beurteilt werden, selbst eine geringfügige Benutzung könne als ernsthaft eingestuft werden, abhängig von der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens.

Dominante Wortbestandteile

Die Klägerin warf der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, sie habe zu Unrecht die Wortbestandteile „ad“ und „pepper“ als die wichtigsten Bestandteile erkannt mit originärer Unterscheidungskraft. Diese Wortbestandteile hätten allenfalls eine geringe Unterscheidungskraft, das zeige sich schon daran, dass mehr als 200 eingetragene Marken mit dem Wortbestandteil „Pepper“ existieren.

Der EuG widersprach jedoch der Klägerin. Nach der Rechtsprechung reiche der bloße Umstand solcher Eintragungen mit dem Wortbestandteil „Pepper“ nicht aus, die originäre Unterscheidungskraft eines Bestandteils zu schwächen, da sich für sich genommen nicht feststellen lässt, in welchem Ausmaß die angesprochenen Verkehrskreise mit Marken, die diesen Bestandteil enthalten, tatsächlich konfrontiert werden.

Zudem machte die Klägerin geltend, dass die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke durch Hinzufügung der Wortbestandteile „germany“, „digital pioneers since 1999“ und „the e-advertising network“ in den benutzten Zeichen erheblich modifiziert und beeinträchtigt wurde. Außerdem wurde das Design verändert mit unterschiedlichen Schrifttypen und –formatierungen sowie verschiedenen Farbvarianten.

Doch alle drei zugefügten Wortbestandteile wurden vom EuG als rein beschreibend für die von der Streitmarke erfassten Dienstleistungen bewertet, die damit nicht als unterscheidungskräftig anzusehen seien. Zudem seien die zugefügten Wortbestandteile deutlich kleiner als die Wortgruppe „ad pepper“ und die zugefügten Wortbestandteile tauchten auch nur in manchen der Beweismittel auf. Der Umstand, dass eine eingetragene Marke manchmal mit und manchmal ohne zusätzliche Elemente benutzt wird, könne nämlich eines der Kriterien darstellen, aus denen geschlossen werden kann, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird, erklärte der EuG.

Verändertes Design in Schrifttyp und Hintergrundfarben

Auch die Designveränderungen wertete der EuG als nur unwesentlich für den Gesamteindruck der Streitmarke. Die Änderungen in der Zeilenanordnung, der Schrifttype und der Schriftformatierung der Wortbestandteile weichen nur unwesentlich von denen der eingetragenen Marke ab, stellte das Gericht klar, und auch der Verwendung der Farbvarianten mit rotem, grauen oder weißen Hintergrund komme keine besondere Originalität zu. Die Verwendung dieser Grundfarben sei weder unterscheidungskräftig noch dominierend.

„Ad pepper“ als Geschäfts- oder Handelsname genutzt

Schließlich machte die Klägerin geltend, das Zeichen „ad pepper“ werde ausschließlich als Geschäfts- oder Handelsname benutzt und könne entgegen der Feststellung der Beschwerdekammer nicht gleichzeitig eine Markenfunktion erfüllen. Eine zugleich markenmäßige Verwendung einer Geschäftsbezeichnung erfordere, dass der Verkehr eine Verbindung zwischen der Geschäftsbezeichnung und den erbrachten Dienstleistungen herstelle. Dies sei hier aber nicht der Fall. Die auffällige Verwendung der eingetragenen Marken iLead, iSense, iClick und mailpepper neben der Geschäftsbezeichnung „ad pepper“ belege im Gegenteil, dass das Zeichen „ad pepper“ lediglich als Geschäfts- und Handelsname eingesetzt werde.

Der EuG erinnerte an die Rechtsprechung des Gerichtshofs: Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann demnach diese Benutzung nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden. Dennoch schließe die Tatsache, dass ein Wortelement als Geschäftsname des Unternehmens verwendet wird, nicht aus, dass es als Marke zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, erläuterte der EuG. Entscheidend sei, ob ein Zeichen in der Weise benutzt wird, dass eine Verbindung zu den Waren und Dienstleistungen hergestellt wird.

Im vorliegenden Fall enthalte jede vorgelegte Rechnung die angegriffene Marke – gut sichtbar in der Kopfzeile – sowie die Internetadresse und die elektronische Kontaktadresse, in denen die angegriffene Marke ebenfalls erscheint, fasste der EuG zusammen. Nach Ansicht des Gerichts ermöglichen die vorgelegten Rechnungen die Herstellung einer engen Verbindung zwischen dem Zeichen „ad pepper“ und den in Rechnung gestellten Dienstleistungen.

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Quellen: 

Urteil EuG EU:T:2019:720 „Ad Pepper“

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