Ältere Marke nachweisen: welcher Umfang gilt als Nutzung?

Nestlé verlor vor einigen Tagen vor dem EuG den Markenstreit um die 3D-Marke Koala-Bären. Im Mittelpunkt stand der Nachweis für die Benutzung einer älteren nationalen Marke und insbesondere der notwendige Umfang der Benutzung einer älteren Marke.

Der verhandelte Markenstreit um die dreimensionale Marke „Koala-Bären“ währte schon über 10 Jahre. Begonnen hatte die Auseinandersetzung 2007, als die Klägerin Lotte Co. Ltd mit Sitz in Tokyo (Japan) beim Europäischen Patent- und Markenamt eine Gemeinschaftsmarke Koala-Bären in der Klasse 30 unter anderem für die Warenklasse „Gebäck, Gebäck gefüllt mit Schokoladencreme, Schokolade, feine Backwaren“ anmeldete, die 2008 eingetragen wurde.

Nestlé – damals noch Nestlé -Schöller GmbH & Co. KG – legte daraufhin Widerspruch gegen diese Markeneintragung ein und berief sich auf die eigene ältere deutsche dreidimensionale farbige Marke Nr. 1123092 „Koala-Bären“, ebenfalls in der Klasse 30 und der Warenklassen „Schokolade, Schokoladenwaren, feine Backwaren“ registriert.

Nachweis zur ernsthaften Benutzung der älteren Marke

Im nun nachfolgenden Rechtsstreit stand die Beurteilung der Nachweise zur ernsthaften Benutzung der älteren Marke im Mittelpunkt. Die Widerspruchsabteilung des EUIPO hielt die ernsthafte Benutzung für nachgewiesen, die Beschwerdekammer aber nicht. 2015 kam der Fall so zum ersten Mal vor das Europäische Gericht (EuG), das den Nachweis zur ernsthaften Benutzung der Marke für ausreichend erklärte und den Fall an die Beschwerdekammer des EUIPO zurückverwies. Diese schloss sich nun der Ansicht des EuG an und gab Nestlé Recht. Die Klägerin erhoffte jetzt im Juli 2018 vor dem EuG die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

Der Anmelder einer Unionsmarke kann nach Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung den Nachweis verlangen, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung, gegen die sich der Widerspruch richtet, in ihrem Schutzgebiet ernsthaft benutzt worden ist. Der Nachweis der Benutzung muss sich auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der älteren Marke beziehen.

Warum war es so widersprüchlich, die Nutzung der älteren Marke zu beurteilen? Im Detail hatte Nestlé-Schöller folgende Nachweise erbracht:

Zwei bildliche Darstellungen der Verpackung des fraglichen Schokogebäcks unter der Bezeichnung „Koala Schoko“, in den Katalogen von 2003 und 2005 enthalten
Rechnungen für die Jahre 2003 und 2005, auf denen die Artikelnummer 1460 für “Koala Schoko” gelistet waren

Umfang der Nutzung einer älteren Marke

Die Klägerin bestritt das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke und vor allem auch den nötigen Umfang, falls eine solche Benutzung vom Gericht dennoch angenommen werde. Entsprechend intensiv setzte sich der EuG in der jetzigen Verhandlung des Falls mit dem nötigen Umfang der Nutzung einer Marke auseinander.

Umsatz des Verkaufs als ältere Marke nicht absolut zu sehen

Die bisherige Rechtsprechung besagt, dass der erzielte Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden können. Andere relevante Faktoren müssten berücksichtigt werden:

der Umfang der Geschäftstätigkeit
die Produktions- oder Vertriebskapazitäten
der Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet,
charakteristische Merkmale der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt

Kurz gesagt: die Benutzung der älteren Marke braucht nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden.

Urteil jetzt: kein ausreichender Umfang nachgewiesen

Aber dennoch muss das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen beurteilt werden sowie die Länge des Zeitraums, in dem die Benutzungshandlungen erfolgt sind. Diese Betrachtung ergab das jetzige Urteil des EuG: Nestlé-Schöller habe keinen ausreichenden Umfang der Nutzung der älteren Marke nachweisen können. Denn bei den Umsätzen, die mit den Kekspackungen erzielt wurden, stellte „KOALA SCHOKO 75 g (NÜ)“ höchstens 0,1 % der vom Lizenznehmer mit den unter der „Marke KOALA“ erzielten Umsätze dar. Das geringe Verkaufsvolumen der unter der älteren Marke vertriebenen Waren werde nicht durch eine große Häufigkeit oder große zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen.

Der EuG beschloss jetzt daher, die angefochtene Entscheidung nach Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 abzuändern und den Widerspruch der Nestlé-Schöller GmbH zurückzuweisen, soweit er „Gebäck gefüllt mit Schokoladencreme; Schokolade; Zuckerwaren; Gebäck; Kekse; Kräcker; Speiseeis; Konditoreiwaren und feine Backwaren“ der Klasse 30 betrifft.