Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke

Merck gewann am Donnerstag im Markenstreit um Flexagil vor dem EuG. Im Mittelpunkt stand der Nachweis der ernsthaften Benutzung von Mercks Unionsbildmarke. Der Nachweis in nur einem EU-Mitgliedstaat und für einen kurzen Zeitraum von unter drei Monaten reichte aus.

Der Hintergrund

Klägerin in diesem Fall ist die DRH Licensing & Managing AG mit Sitz in Zürich (Schweiz). Die Klägerin stellte im Juni 2015 einen Verfallsantrag gegen die eingetragene Marke, da die von der Inhaberin der Unionsmarke vorgelegten Nachweise über die Benutzung nicht ausreichend seien, um eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke zu belegen. Anders als die Löschungsabteilung wies  die Beschwerdekammer im Oktober 2017 den Verfallsantrag ab. Die Klägerin machte daraufhin mit einem einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.

Die Klägerin begründete ihre Klage mit Vorwürfen, dass die eingereichten Unterlagen nicht zulassungsfähig gewesen seien, vor allem aber, dass Werbemaßnahmen unzureichende Beweismittel seien, umso mehr, als sie in nur in Ungarn und nur für einen sehr kurzen Zeitraum nachgewiesen wurden.

Waren die eingereichten Unterlagen zulassungsfähig?

Die Klägerin machte geltend, dass die Unterlagen die ältere Marke in einer anderen Form zeigten als derjenige, unter der sie eingetragen worden sei. Denn Merck hatte die angegriffene Marke Flexagil mit der Ergänzung durch das Wort „krem“ gezeigt. Dies sei eine erhebliche Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters, argumentiere die Klägerin. Das Gericht wies dies zurück, da dem Zusatz „krem“  eine Nebenrolle zukomme und er eine geringe Unterscheidungskraft aufweise.

Das Bildelement war ohnehin auf dem Großteil der Rechnungen nicht vorhanden. Auch dies sei aber zulässig, urteilte das Gericht. Rechnungen sollen die Liste der verkauften Waren wiedergeben, stellte das Gericht klar, so dass auf ihnen die Nummer oder der Name des betroffenen Artikels stehe. Dies gelte auch, wenn die Rechnungen keine Waren betreffen, sondern Werbung für die Waren, auf denen die Marke angebracht ist.

Werbemaßnahmen als Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Marke?

Vor allem machte die Klägerin geltend, dass die Unterlagen unvollständig und die Werbemaßnahmen unzureichende Beweismittel seien. Das Gericht widersprach diesem Punkt und erkannte die Werbemaßnahmen als Nachweis der ernsthaften Nutzung der Marke vollständig an – auch weil recht hohe Kosten belegt wurden. Dies wiege auf, dass es sich um einen sehr kurzen Zeitraum handelte. Werbemaßnahmen in Fernsehspots zeigten die Ware so, wie sie verkauft wird, argumentierte das Gericht.

Nachweis der Marke erfordert kein größeres räumliches Gebiet

Die Klägerin sah den Nachweis für die Benutzung der angegriffenen Marke auch als nicht erbracht an, da die Werbemaßnahmen nur für Ungarn nachgewiesen waren. Dies sei territorial nicht ausreichend, argumentierte die Klägerin. Auch diesen Klagepunkt wies das Gericht zurück.

Für die Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung in der Union vorliegt, seien nämlich die Grenzen und auch die Größe der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen, erläuterte der EuG. Angesichts des hohen Betrags, der in Ungarn für die Werbemaßnahmen investiert wurde, sei die nachgewiesene Benutzung auch in nur einem Mitgliedstaat ausreichend.

EuGH Rechtsprechung: Teil der EU für Nachweis der ernsthaften Benutzung

Schon 2012 hat das höchste Europäische Gericht (EuGH) in dieser Frage geurteilt (Leno Merken, EU:C:2012:816). Schon bereits die Benutzung der Gemeinschaftsmarke im Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats sei hinreichend, hatte das Gericht entschieden. Durch den Nachweis der Benutzung einer Marke werde zwar diese Benutzung als „ernsthaft“ qualifiziert, erläuterte der EuGH, die Qualifizierung hänge jedoch von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt ab und eben nicht von einer Benutzung in einem größeren räumlichen Gebiet. Die Größe der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten und auch ihre Grenzen sind daher außer Betracht zu lassen. Entscheidend sind vielmehr die Merkmale des betreffenden Marktes, der Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, der Größe des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit.

Nur dann, wenn ein nationales Gericht feststellt, dass bei Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls die Benutzung in einem Mitgliedstaat nicht hinreicht, um eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft darzustellen, bestehe noch die Möglichkeit, die Gemeinschaftsmarke in Anwendung der in Art. 112 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Ausnahme in eine nationale Marke umzuwandeln.

EuG setzt Standard für Unionsmarken

Selbst eine geringfügige Benutzung kann also als ernsthaft eingestuft werden, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, urteilte der EuG. Und dies gilt sogar, wenn ein solcher Nachweis in nur einem EU-Mitgliedstaat und nur für einen kurzen Zeitraum gelingt.

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Quellen:

Curia Europe: EU:T:2018:791

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geralt / pixabay.com / CC0 License