Diensterfindung und USA: „automatische” Übertragung der Erfinderrechte
Grundsätzlich gehen die Rechte aus einer Diensterfindung vollständig an den Arbeitgeber über. Doch was gilt bei Inanspruchnahme der Priorität einer US-Patentanmeldung? Welches Recht ist maßgeblich, und gibt es nach US Recht eine “automatische” Übertragung von Erfinderrechten?
Ein solcher Fall wurde 2014 vor dem Bundespatentgericht (BPatG) entschieden, in einem großen Nichtigkeitsverfahren um ein Medikament gegen Psoriasis (Schuppenflechte). Die Beklagte ist ein US Unternehmen und eingetragene Inhaberin des 1999 als internationale Patentanmeldung PCT/US99/29123 angemeldeten europäischen Patents EP 1 137 766 B1 (Streitpatent), das die Priorität der US-Patentanmeldung 111642 P vom Dezember 1998 in Anspruch nimmt.
Priorität durch „automatische” Übertragung
Doch war diese Inanspruchnahme der Priorität überhaupt rechtens, insbesondere mit Blick auf den Aspekt einer Diensterfindung? Gibt es nach US Recht eine “automatische” Übertragung von Erfinderrechten?
Die Erfinder Erhardt und Hong waren zum Prioritätszeitpunkt bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten angestellt und hatten bei Anstellung vorformulierte Verträge unterzeichnet. Diese Verträge enthielten u. a. „Regelungen betreffend die Übertragung von Erfindungsgegenständen“ und unter „Patentanmeldungen“ weitere Regelungen, die eine Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmer bei der Anmeldung von Arbeitnehmererfindungen durch die Arbeitgeberin betrafen.
Die Kläger waren der Ansicht, die so erfolgte “automatische” Übertragung aller Erfinderrechte sei nicht zulässig und das Streitpatent könne die Priorität der US-Anmeldung sowohl aus formellen als auch aus materiellen Gründen nicht wirksam in Anspruch nehmen. Die Formulierungen der Verträge seien für gesonderte Vertragsabschlüsse nach Antritt des Arbeitsverhältnisses gedacht gewesen, da nur Vereinbarungen über die Übertragung schon bestehender Rechte sinnvoll gewesen seien. Ein solcher Übertragungsakt hatte aber nicht stattgefunden, die Erfinderrechte galten vielmehr als „automatisch“ übertragen. Lesen Sie in diesem Kontext auch gerne unseren Beitrag: Diensterfindung mit ‚Research and Devolopment Agreement‘.
Doch die Kläger scheiterten mit ihrer Klage vor dem Bundespatentgericht. Anders als die Kläger meinten, regelten die Verträge eindeutig und unmissverständlich, dass alle Rechte übergingen und zwar als eine „automatische” Übertragung, urteilte das BPatG.
Denn das US-Recht kennt ausdrücklich zwei vertragliche Möglichkeiten, Patentrechte zu übertragen: entweder als vertragliche Verpflichtung zur Übertragung (dann wäre zur tatsächlichen Übertragung auch ein weiterer Übertragungsakt nötig) oder aber auch als „automatische“ Übertragung und damit als Verfügung über das künftige Recht.
Und das US-Recht ist in diesem Fall maßgeblich. Denn die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität unterfällt dem Recht des Staates der ersten Anmeldung, hier also dem US-amerikanischen Recht durch die US-Patentanmeldung (Benkard/Grabinski, EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rdnr. 5; BGH GRUR 2013, 712 – Fahrzeugscheibe).
Vertragsauslegung entscheidend: „hereby assign“
Als entscheidend sah das BPatG an, ob die Formulierung im vorliegenden Fall „….irrevocably assigns….and will irrevocably assign“ als rein schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung anzusehen ist oder ob sie einen „automatischen“ Übergang des Streitpatents (mit dinglicher Wirkung) bewirkt hat.
Die Vertragsauslegung nach US-amerikanischem Recht, so erläuterte das BPatG, orientiere sich ähnlich wie nach deutschem Recht an der Auslegung der Erklärungen unter Berücksichtigung des Erklärungszusammenhangs – und in den USA sind dafür besonders relevant Präzedenzfälle insbesondere der Obergerichte. Das Bundespatentgericht erinnerte entsprechend an die Entscheidung „Rothschild“ (2010, US District Court of Massachusetts, Civil Action No. 10-10133-WGY), in denen die Formulierungen („hereby assigns and agrees to assign“) als „automatische Übertragung“ zwischen den dortigen Parteien unstrittig war.
Zudem sah das BPatG den vorliegenden Fall als vergleichbar mit der Entscheidung „Stanford v. Roche“, die den Wortlaut „I will assign and do hereby assign“ zum Gegenstand hatte, in dem ebenfalls eine „automatische Übertragung“ gesehen wurde (Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., 583 F.3d 832 (Westlaw Abstract).
Überhaupt sei nach den Grundsätzen der Vertragsauslegung gemäß US-amerikanischer Rechtsprechung vom Vertragswortlaut und vom Gesamtzusammenhang des Vertrages auszugehen; wenn also eine umfassende Übertragung der Rechte an Arbeitnehmererfindungen laut Vertrag gewollt war wie im vorliegenden Fall, spreche das für eine „automatische” Übertragung aller Rechte.
Es liege kein Unterschied zwischen den Formulierungen „irrevocably assign“ und „hereby assign“, erklärte das Gericht, in gleicher Weise werde eindeutig die Ernsthaftigkeit, Unwiderruflichkeit und Endgültigkeit der Übertragungserklärung dokumentiert.
Andere Konstellation: Diensterfindung mit Auslandsbeteiligung
Zu unterscheiden ist dieser Fall von anderen nicht so seltenen Fallkonstellationen einer Diensterfindung mit Auslandsbeteiligung, z. B. bei deutschen Unternehmen, die in einer Konzernstruktur eingebunden sind oder auch bei deutschen Tochterunternehmen eines globalen Unternehmens – und nicht zuletzt auch Diensterfindungen aus dem Bereich Digitales und Software, die schnell zur weltweiten Nutzung im Konzern führen kann.
Patentanmeldung im Ausland
Schlussendlich möchten wir auch nochmals betonen, dass einem Erfinder nach deutschem Arbeitnehmererfindergesetz eine angemessene Vergütung zusteht, sobald seine Erfindung in Anspruch genommen wurde – oder diese Erfindung zum Patent angemeldet wird. Das kann auch eine Patentanmeldung im Ausland sein, z. B. eine US-Patentanmeldung, eine Europäische Patentanmeldung oder eine chinesische Patentanmeldung.
Überhaupt hat ein Arbeitgeber die Pflicht, für die ausländischen Ländern, in denen er selbst keine Schutzrechte sichern möchte, dem Diensterfinder die Diensterfindung freizugeben – allerdings nur auf dessen Antrag! Erfüllt dies Arbeitgeber nicht so rechtzeitig, dass Prioritätsfristen für die ausländischen Patentanmeldungen genutzt werden können, kann ein Anspruch auf Schadensersatz bestehen. Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Quellen:
BPatG, Juli 2014, 3 Ni 14/13 (EP) [PDF]
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