Diensterfindung im Konzern: Vergütung einer Erfindung im Patentpool?

In der allgemeinen Globalisierung agieren viele Unternehmen als Konzern. In Bezug auf das deutsche Arbeitnehmererfindergesetz schafft dies Unsicherheiten, wenn Konzern-Austauschverträge gelten und Erfindungen an den Mutterkonzern gemeldet werden. Wie wird eine Diensterfindung im Konzern vergütet?

Für Diensterfindungen in einem deutschen Unternehmen, das in eine Konzern Gesellschaft eingebunden ist, gilt grundsätzlich das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Dennoch schafft die Situation  Unsicherheiten: wo gilt die Erfindung als in Anspruch genommen, wenn die Erfindung doch auf Weisung an den U.S. Mutterkonzern zu melden ist? Wie berechnet sich die Nutzung einer Diensterfindung im Konzern im Hinblick auf die Vergütung? Und ist eine Erfindung im Patentpool überhaupt zu vergüten?

Auskunftspflicht für eine Diensterfindung im Konzern

Grundsätzlich besteht bei diesen Fragen schon die Unsicherheit, ob Konzerngesellschaften im Grunde als Dritte zu sehen sind in Bezug auf Diensterfindungen und die darauf beruhenden Auskunftspflichten des Arbeitgebers zur Nutzung der Diensterfindung. Dazu hat der Bundesgerichtshof bereits 2002 (Entscheidung „Abgestuftes Getriebe“, X ZR 127/99) eine rechtliche Einordnung gegeben: Auskünfte über die Benutzung des Patents bei Konzerngesellschaften schuldet der Arbeitgeber demnach nur insoweit, als diese Handlungen für die Bemessung der Vergütung relevant sind. Zudem müsse die Auskunftspflicht zumutbar sein für den Arbeitgeber, urteilte der BGH in der Entscheidung.

Vergütung gemäß Lizenzvereinbarungen

In der Praxis soll die Vergütung einer Diensterfindung im Konzern berechnet werden anhand von den Lizenzvereinbarungen in Bezug auf die Erfindung. Ist daher verbundenen Konzernunternehmen eine Lizenz zur Nutzung der Diensterfindung mit umsatzabhängiger Vergütung erteilt worden, reicht diese Größe für die Bemessung des Erfindungswerts aus. Denn so würden sich die Umsätze der Konzernunternehmen in eigenen (Lizenz-) Umsätzen des Arbeitgebers niederschlagen.

Je nach Fallgestaltung könne der Arbeitgeber bei der Rechnungslegung gegenüber dem Arbeitnehmererfinder aufzuschlüsseln haben, wie sich die erzielten Lizenzeinnahmen im Einzelnen zusammensetzen, ergänzte der BGH in seinem Urteil von 2002.

Welche Vergütung, wenn keine Unterlizenzgebühren gezahlt werden?

Allerdings ist es in der Praxis oftmals so, dass der Arbeitgeber keine Unterlizenzgebühren dafür erhält, dass er anderen zum Konzern gehörenden Unternehmen die Nutzung der Diensterfindung gestattet. In extremer Form wird die Erfindung sogar in ein Patentpool des Konzerns eingebracht – mit der Folge, dass sie von allen zugehörigen Unternehmen frei von Lizenzgebühren genutzt werden kann.

Der eigene Arbeitgeber hat dennoch einen wirtschaftlichen Vorteil durch die Diensterfindung, denn er kann seinerseits die im Patentpool bzw. im Konzern andere Erfindungen ebenfalls nutzen, ohne Gebühren oder Vergütung zahlen zu müssen. Davon profitiert aber nicht der Diensterfinder.

Der BGH entwickelte daher verbindliche Lösungsansätze für einen solchen Fall, denn auch in dieser Fallkonstellation hat ein Diensterfinder Anspruch auf eine angemessene Vergütung. In seiner Entscheidung von 2002 schlug der BGH  das Anknüpfen an eine bei Einbringen der Erfindung in den Patentpool vorgenommene Bewertung vor oder das Anknüpfen an den Wert der Teilnahme an dem Patentpool selbst.

Zudem wäre es auch möglich, an die Umsätze des- oder derjenigen Unternehmen anknüpfen, dem der Lizenznehmer die Benutzung der Erfindung gestattet – wenn der konzernangehörige Arbeitgeber als Einheit mit dem Konzern zu sehen ist. Dies wäre der Fall, wenn der Arbeitgeber allein eine zu Zwecken der Forschung und Entwicklung gegründete Tochtergesellschaft ist oder wenn die einzelnen Konzerngesellschaften wie unselbständige Abteilungen eines einheitlichen Unternehmens geführt werden.

Weitere Regeln für die Diensterfindung im Konzern

Weisung, eine Erfindung an U.S. Mutterkonzern zu melden

Anfangs hatten wir die Frage erwähnt, wo eine Erfindung als in Anspruch genommen gilt, wenn die Erfindung auf Weisung an den U.S. Mutterkonzern zu melden ist.
Dazu gibt es eine klare Entscheidung der Schiedsstelle: rechtlich ist die U.S. Patentabteilung  – also der Mutterkonzern – als Empfangsvertreterin zu sehen in solch einem Fall. Daher gilt diese Erfindung – bei Fristablauf – infolge der sogenannten Fiktion der Inanspruchnahme als von dem deutschen Tochterunternehmen in Anspruch genommen. Lesen Sie zu dieser Fallkonstellation gerne unseren Beitrag: Diensterfindung in deutschem Tochterunternehmen des US-Mutterkonzerns.

Abstaffelung auf Umsatz bei Konzernstrukturen

Wer als Erfinder in einer Konzernstruktur erhofft, eine Vergütung direkt gemäß der Lizenzgebühren oder gemäß dem Umsatz zu erhalten, der irrt. Konzernaußenumsätze werden grundsätzlich auf der Grundlage von sogenannten „vernünftigen Lizenzvertragsparteien“ berücksichtigt. Dabei wird der Umsatz des benutzenden Konzernunternehmens zur maßgeblichen Berechnungsgrundlage, insbesondere bei wirtschaftlicher Einheit und arbeitsteiliger Aufspaltung im Konzern.

Zudem ist für einen Umsatz bei Konzernstrukturen grundsätzlich eine Abstaffelung vorzunehmen. Denn für Konzerne wird angenommen, dass eine Kausalitätsverschiebung weg von der Diensterfindung hin zu wichtigen anderen Faktoren wie Vertriebsnetz, Marktführerschaft, Qualität und Marke vorliegt. Lesen Sie dazu gerne unseren Beitrag: Diensterfindung mit Auslandsbeteiligung: Softwaremodul.

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Quellen: 

BGH „Abstuftes Getriebe“ von 2002, X ZR 127/99

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