Der Musik Streaming Dienst Spotify gewann in den USA im Markenstreit um den App Namen POTIFY – eine Cannabis App. Erfolgreich machte Spotify geltend, die eigene Marke SPOTIFY werde durch den App Namen POTIFY verwässert – der sich aber angeblich an Shopify orientierte.
Einen solchen Vorwurf, dass der eigene bekannte Markenname durch eine spätere ähnliche Markenanmeldung verwässert würde, können erfolgreich diejenigen Markeninhaber geltend machen, die als sehr bekannt oder berühmt angesehen werden.
Das war für SPOTIFY überhaupt kein Problem im Fall ‚Spotify AB versus U.S. Software Inc.‘ vor dem TTAB (Opposition Nos. 91243297 and 91248487), in dem die Schweden gegen den App Namen POTIFY vorgingen, der als Marke für eine Cannabis App angemeldet worden war. Der weltweit erfolgreiche Musik Streaming Dienst aus Schweden bietet in den USA seit 2011 seine Dienste an. Spotify wies vor dem Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) nach, dass es 23,3 Millionen Likes auf Facebook, 5,3 Millionen Follower auf Instagram und 1 Million Abonnenten auf YouTube hat.
Zum absoluten Höhepunkt der nachweisbaren Bekanntheit kam es 2017: Nachdem Präsident Obama gesagt hatte, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt bei Spotify arbeiten wolle, schrieb der Musik Streaming Dienst im Januar 2017 eine Stelle als „President of Playlists“ aus, für die nur er qualifiziert gewesen wäre. Dieser Marketing und Promotion Coup war ein Hit in den Sozialen Medien, auf Twitter war sie die Nummer eins der sogenannten „Trending Moments“.
Nachweis der Bekanntheit
Ein wesentlicher Teil der US-Bevölkerung kennt die Marke SPOTIFY, das wurde empirisch bewiesen: Ein großer Prozentsatz der Amerikaner sind Nutzer oder Abonnenten von SPOTIFY-Waren und -Diensten. Und obwohl der schwedische Musik Streaming Anbieter jetzt noch berühmter und bekannter ist als zuvor, war er das doch auch schon im Januar 2017, als die Marken POTIFY und POTIFY & Design erstmalig für eine App genutzt wurden, mit denen Cannabis bzw. medizinisches Marijuana bestellt werden kann bei entsprechenden Apotheken.
POTIFY – von ‚Pot‘ und ‚Shopify‘?
Im Widerspruchsverfahren gegen POTIFY wurde – wenig überraschend – festgestellt, dass sich die POTIFY-Marken der SPOTIFY-Marke sehr ähnlich sind.
Vergeblich argumentierte der Anmelder der POTIFY Marke, der Markenbegriff POTIFY komme von ‘Pot’, ein gängiges Pseudonym für Marijuana, und das Suffix ‘-IFY,’ bedeute, dass Marijuana / Pot gefunden werden kann. Zudem erklärte er, die POTIFY Plattform wolle wie Shopify sein; Shopify ist eine börsennotierte erfolgreiche kanadische e-Commerce Plattform.
SPOTIFY – hohe Unterscheidungskraft
Doch das TTAB wies diese Argumentation zurück. SPOTIFY sei so berühmt wie eine Marke und weise hohe Unterscheidungskraft auf.
Außerdem gebe es auch keine Beweise dafür, dass es in den Vereinigten Staaten Marken gebe, die SPOTIFY so nahe kämen wie die POTIFY-Marke. Das TTAB sieht es als unvermeidlich an, dass POTIFY die Unterscheidungskraft von SPOTIFY beeinträchtigen würde.
Daher gab das TTAB dem Widerspruch des berühmten Musik Streaming Dienstes statt und stellte fest, dass die Benutzung der POTIFY-Marken die SPOTIFY-Marke wahrscheinlich verwässern würde. Daher wurde die Markeneintragung des Begriffs POTIFY zurückgewiesen.
Fazit
Zwar prüfen die Markenämter bei einer Markenanmeldung, ob der Eintragung der angemeldeten Marke sogenannte absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen. Dazu gehören in Europa das Fehlen von Unterscheidungskraft und auch der Umstand, wenn eine Marke rein beschreibend ist – und seit der letzten Markenrechtsmodernisierung (in Deutschland als MaMoG am 14. Januar 2019) auch der Umstand, wenn eine geografische Angabe und geschützte geografische Ursprungsbezeichnung ebenso wie auch eine geschützte Sortenbezeichnung verletzt wird.
Ein Amtsrecherche wie beim Patentrecht findet jedoch bei Markeneintragungen nicht statt. Eine Markenanmeldung sollte daher immer nur der erste Schritt zum Schutz sein, dem eine ständige Markenrecherche folgt. Gerade weltbekannte Unternehmen behalten jede neue Markenanmeldung durch Markenrecherche im Blick, auch bei geringerer Markenähnlichkeit. So ging z. B. Apple erfolgreich gegen die Koch App ‚Prepear‘ vor – wir berichteten.
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Quellen:
Spotify AB versus U.S. Software Inc. vor dem TTAB (Opposition Nos. 91243297 and 91248487)
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