Zuständigkeiten für die Entgegennahme einer Teilungserklärung

Mit seinem aktuellen Urteil hob der BGH ein gegenteiliges Urteil des BPatG auf zur Teilungserklärung eines Patents in einer Beschwerdeinstanz. Im Fokus stand die Zuständigkeit für die Entgegennahme der Teilungserklärung: war sie beim Patentgericht abzugeben oder bei dem DPMA?

Das Bundespatentgericht hatte in seinem Urteil von 2018 festgestellt, dass die Teilungserklärung eines Patents unwirksam sei, und den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unzulässig zurückgewiesen (wir berichteten: Patentanmeldung in Beschwerdeinstanz – Teilungserklärung an DPMA oder BPatG?).  Im Kern ging es dabei zum die Zuständigkeit für die Entgegennahme der Teilungserklärung, denn im vorliegenden Fall war Teilungserklärung beim Patentamt (DPMA) eingegangen. Weil aber die Anmeldung noch beim Beschwerdegericht anhängig war,  habe daher keine Zuständigkeit des Patentamts für die Entgegennahme einer Teilungserklärung bestanden, urteilte das BPatG, denn die Teilungserklärung des Antrags nach § 39 PatG sei nach Rechtsprechung bei der Stelle einzureichen, bei der die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt anhängig ist. Hiergegen wendete sich die Anmelderin mit einer Rechtsbeschwerde vor dem BGH.

BGH hob das Urteil des BPatG auf

Der BGH hob nun dieses Urteil auf: Entgegen der Auffassung des Patentgerichts habe die Anmelderin rechtzeitig die Teilung der Anmeldung erklärt, urteilte der BGH. Denn wenn der Anmelder die Teilung der Anmeldung erst erklärt, nachdem das Patentgericht die Beschwerde zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurückfällt.

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Patentanmeldung jederzeit teilen, stellte der BGH klar. Voraussetzung hierfür sei lediglich, dass die Stammanmeldung rechtlich noch existiert.

Im vorliegenden Fall habe der Anmelder gegen den Zurückweisungsbeschluss rechtzeitig Beschwerde eingelegt, daher sei die Teilung bis zum Abschluss der Beschwerdeinstanz möglich, unabhängig davon, ob die Beschwerde zulässig oder begründet ist. Der Anmelder kann die Anmeldung auch noch während der Anhängigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung seiner Beschwerde teilen, urteilte der BGH in seiner Leitsatzentscheidung.

Zuständigkeiten für die Entgegennahme einer Teilungserklärung

Da in diesem Fall auch die Zuständigkeit des Patentamts oder des Patentgerichts eine relevante Rolle spielte, stellte der zweite Teil der Leitsatzentscheidung des BGH auch die Zuständigkeiten für die Entgegennahme einer Teilungserklärung klar, vor allem in einer Beschwerdeinstanz.

Der BGH urteilte:

„Die Teilung der Anmeldung ist gegenüber dem Patentgericht zu erklären, bei dem auch die Prüfung der Teilanmeldung anfällt, sobald der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung – und auch wie hier einer Stammanmeldung – eingelegt hat und das Beschwerdeverfahren beim Patentgericht anhängig geworden ist.

Erklärt der Anmelder die Teilung der Anmeldung jedoch erst, nachdem das Patentgericht die Beschwerde zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurückfällt.“ (Zitat der Leitsatzentscheidung)

Das Gericht führte aus, dass zwar die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung und auch der Prüfung der Teilungsanmeldung grundsätzlich beim Patentgericht liege, wenn die Teilung erklärt wird, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist. Dies habe das BPatG in seinem Urteil zurecht berücksichtigt. Auch treffe die in jüngerer Zeit vom Patentgericht vertretene Auffassung nicht zu, dass die Entscheidung über eine Teilungsanmeldung, die auf einer während der Anhängigkeit des Verfahrens über die Anmelderbeschwerde erklärten Teilung des Patents beruht, an das Patentamt zurückzuverweisen sei.

Wird die Teilung der Anmeldung erst erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, habe das Patentgericht daher grundsätzlich nicht nur über den Antrag auf Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung, sondern auch über den weiteren, auf dieselbe Erfindung gestützten Antrag auf Erteilung eines Patents zu entscheiden, stellte der BGH klar.

Gericht nicht zuständig, wenn die Beschwerde bereits abgewiesen ist

Jedoch sei eine andere Beurteilung der Empfangs- und Prüfungszuständigkeit geboten, wenn die Teilung der Patentanmeldung erst erklärt wird, nachdem das Patentgericht die Beschwerde bereits zurückgewiesen hat. Denn dann ist das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof als Rechtsbeschwerdegericht anhängig – oder kann dort noch anhängig gemacht werden. Dies lag in diesem Streitfall vor, weil die Frist für die Rechtsbeschwerde noch nicht abgelaufen war. Anders als das Patentgericht ist der Bundesgerichtshof nur zur rechtlichen Überprüfung der Beschwerdeentscheidung berufen (§ 101 Abs. 2 PatG). Bei einer Teilung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens könne die Prüfung der Teilanmeldung daher weder vom Bundesgerichtshof, der kein Patent erteilt, noch vom Patentgericht vorgenommen werden, bei dem das Verfahren nicht mehr anhängig ist, urteilte der BGH. Die Zuständigkeit für die Prüfung der Teilanmeldung falle daher an das Patentamt zurück.

Der BGH hob daher mit seinem Urteil X ZB 9/18 – Abstandsberechnungsverfahren das Urteil des BPatG (19 W(pat) 33/17) auf und verwies den Fall an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück.

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Quellen:

BGH Urteil X ZB 9/18 – Abstandsberechnungsverfahren

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