MIKADO gewinnt vor EuG: Marke aus der Form der Ware

Der Hersteller der bekannten MIKADO Stangen aus Schokolade hat in einem Widerspruchsverfahren vor dem EuG gewonnen. Die geschützte ältere 3 D Farbmarke verbunden mit dem Markennamen MIKADO wurde als Marke aus der Form der Ware anerkannt und als notwendiger Nachweis für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke.

Nachweis der Markennutzung durch Farbmarke verbunden mit MIKADO

Klägerin Lotte Corp. meldete im November 2008 eine Unionsbildmarke an, die Stangen aus Schokolade mit dem Wortelement „Pepero Original“ zeigte. Générale Biscuit-Glico France, Hersteller der bekannten MIKADO Schokoladenstangen und Streithelferin, reichte im April 2015 einen Nichtigkeitsantrag ein auf die angefochtene Unionsbildmarke Pepero. Dabei stützte sie sich auf die eigene dreidimensionale französische Farbmarke, die am 19. Oktober 2005 in der Nizza-Klasse 30 für die Waren „Kekse, die insbesondere mit Schokolade oder Karamell überzogen oder überzogen sind“ eingetragen wurde mit einem Bild einer Stange aus Schokolade.

Die Nichtigkeitskammer lehnte den Antrag ab, da der Ruf der älteren Marke untrennbar mit der Marke MIKADO verbunden sei, die aber nicht in der älteren Marke enthalten war. Die Beschwerdekammer des EUIPO (11. Mai 2018, die angefochtene Entscheidung) hob diese Entscheidung wieder auf. Die Kombination der älteren Marke mit einer anderen Marke schließe ihre Verwendung als Marke nicht aus, argumentierte die Beschwerdekammer und erkannte die ernsthafte Benutzung der älteren Marke an durch die Nachweise für die ältere Farbmarke verbunden mit der MIKADO Marke.

2- oder 3-dimensionale Farbmarke der MIKADO Stangen?

Klägerin Lotte Corp. machte eine Änderung der Unterscheidungskraft der älteren Marke geltend. Die ältere Farbmarke sei eine zweidimensionale Bildmarke, die die genannten Waren in horizontaler Lage darstelle, aber der Nachweis der Benutzung der älteren Marke sei nur in verkauften Waren in dreidimensionaler Form erfolgt. Das Europäische Gericht (EuG) bezeichnete dies als irrtümliche Annahme. Die ältere Marke sei eine dreidimensionale Marke, stellte der EuG klar. Und eine dreidimensionale Marke könne gegebenenfalls durch die Benutzung Unterscheidungskraft erlangen, auch wenn sie in Verbindung mit einer Wortmarke oder Bildmarke verwendet werde. Dies sei der Fall, wenn die Marke aus der Form des Produkts oder seiner Verpackung besteht und wenn sie systematisch eine Wortmarke trägt, unter der sie vermarktet wird.

Das Europäische Gericht erinnerte daran, dass ein Produkt mehrere Marken gleichzeitig tragen kann und dass der Erwerb der Unterscheidungskraft einer Marke aus ihrer Benutzung in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke resultieren könne – solange die Verbraucher die betreffenden Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Angemeldete Marke Pepero unterscheidungskräftig?

Die Beschwerdekammer bewertete das Bildelement der angefochtenen Unionsbildmarke, das aus einem Bündel von Stäben besteht, als so markant sei, dass es zusammen mit dem Wortbestandteil „pepero“ einen dominanten Charakter habe. Die Klägerin bestritt diese Beurteilung und machte  geltend, dass das Wortbestandteil „pepero“ aufgrund seiner Art, Größe, zentralen Stellung und mangelnden Verbindung mit den fraglichen Waren das dominierende Element der angefochtenen Marke sei. Der EuG wies die Argumentation der Klägerin zurück. Das Wortbestandteil „pepero“ habe eine normale Unterscheidungskraft, da es für die mit der angefochtenen Marke bezeichneten Waren keine besondere Bedeutung hat. Außerdem orientiere sich der Verbraucher im Supermarkt mehr an der allgemeinen visuellen Wirkung seiner Etiketten oder Verpackungen. Das Bildelement der Pepero Marke sei in diesem Zusammenhang dominant.

Zudem wies der EuG darauf hin, dass kein Nachweis einer bestehenden Verwechslungsgefahr notwendig ist, um die Voraussetzung für das Bestehen einer Identität oder Ähnlichkeit der widersprechenden Zeichen gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung 2017/1001 zu erfüllen. Es sei ausreichend, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Marken dazu führe, dass die betroffenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen ihnen herstellen, urteilte der EuG.

EuG weist Klage in der Gesamtheit ab

Der EuG wies die Klage in der Gesamtheit ab und legte der Klägerin Lotte Corp. die Verfahrenskosten auf – aber nur die Kosten, die den Parteien für die Zwecke des Verfahrens vor der Beschwerdekammer entstanden. Die für die Zwecke des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung angefallenen Kosten könnten nicht als erstattungsfähige Kosten angesehen werden und seien nicht von der Klägerin zu tragen.

Fazit

Indem der EuG die ältere Farbmarke, die mit einem Bild einer Stange aus Schokolade eingetragen wurde, als eine 3-dimensionale Marke einstuft, wird die Dominanz des Bildelements „Stangen aus Schokolade“ in beiden Marken vergleichbar. Vor dem EuGH ist zu dem Thema „Marke aus der Form der Ware“ in einem Verfahren um den Widerspruch einer Bildmarke als Farbmarke in Kürze ebenfalls ein Urteil zu erwarten. Denn per Definition einer Farbmarke ist eine Farbmarke ein Zeichen, dass aus einer form- und konturlosen Farbe oder Farbzusammenstellung als solcher besteht. Folgt das Gericht dem Schlussantrag des Generalanwalts, kann eine Bildmarke nicht mehr als Farbmarke angemeldet werden ( Bildmarke oder Farbmarke – Unterschiede in der Unterscheidungskraft? ). Eine sehr sorgfältige Wahl in der Markenanmeldung für eine Bild- und Farbenkombination ist dann notwendig– es muss eine Entscheidung „entweder-oder“sein. Denn seit der Markenrechtsneuordnung von 2017 ( Videos und Geräusche als EU-Marke: neue EU-Markenverordnung in Kraft ) gilt im Bereich der graphischen Marken, dass für eine EU Bildmarke keine Beschreibungen für die Farbdefinition mehr akzeptiert werden.

 

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Quellen:

Urteil des EuG vom 28. Februar 2019 EU:T:2019:119

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