Marke Black-Friday gilt vorerst als verfallen in DE

Die Marke Black Friday wurde für verfallen erklärt in Deutschland. Kläger Gall war mit einer Verfallsklage gegen die Marke Black-Friday erfolgreich vor dem Landgericht Berlin. Das sind gute Nachrichten für Händler, die den Black-Friday als Rabatt Aktion in Deutschland nutzen.

Der Markenstreit um die Wortmarke „Black Friday“ beschäftigt die deutschen Rechtsinstanzen bereits seit mehreren Jahren. In Deutschland ist dieser Begriff seit Dezember 2013 als Wortmarke geschützt, Markeninhaberin ist die Super Union Holdings Ltd. (Hong Kong).

2016 löste die Super Union Holdings eine Abmahnwelle aus, indem sie – ziemlich direkt nach der Verkaufsaktion – im großen Stil Abmahnungen verschickte. Die Marke wird zudem nach Angaben der Super Union Holdings von der Black Friday GmbH mit Sitz in München lizenziert, die die Domain blackfridaysale. de betreibt.

Rechtlicher Widerstand gegen die Wortmarke Black-Friday

Doch seit einigen Jahren gibt es rechtlichen Widerstand gegen diese Markeneintragung. Der Betreiber der Internetseite “Black-Friday.de”, Herr Simon Gall und seine „Gall Performance Marketing“ führt gegen die Markeneintragung Black Friday einen vielbeachteten Rechtsstreit.

Zunächst stellte Kläger Gall einen Antrag auf Löschung der Marke Black-Friday und begründete dies mit der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortmarke (Klageverfahren gemäß § 55 MarkenG). Obwohl das DPMA dem 2018 zustimmte und die Löschung der Marke Black-Friday erklärte, hob das Bundespatentgericht (BPatG) diesen Beschluss im September 2019 weitestgehend wieder auf – wir berichteten. Diese Entscheidung ergab sich vor allem daraus, dass die Unterscheidungskraft nur zum Zeitpunkt der Anmeldung einer Marke vorliegen muss, im Fall der Wortmarke Black-Friday das Jahr 2013. Damals war der Black Friday in Deutschland noch bei weitem nicht so bekannt wie heute.
Dieses Löschungsverfahren gegen die Marke Black Friday ist nach Aussage der Parteien noch nicht beendet.

Verfallsklage wurde nach Entscheidung des BPatG eingereicht

Doch direkt nach der Verhandlung vor dem BPatG reichte Kläger Gall eine weitere Klage gegen die angefochtene Marke Black-Friday ein, dieses Mal eine Verfallsklage (§ 49 Abs. 1 MarkenG). In der Verfallsklage wurde die geschützte Wortmarke „Black Friday“ im Hinblick auf über 900 Waren und Dienstleistungen angegriffen – kurz gesagt, für alle durch die angefochtene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Kläger Gall machte geltend, dass die Marke für diese Waren und Dienstleistungen niemals ernsthaft auf dem deutschen Markt benutzt wurden, so dass die Marke insoweit für verfallen erklärt werden muss.

Verfallsklage gegen die Marke Black-Friday erfolgreich

Und das Landgericht Berlin gab dieser Klage statt und erklärte in seinem Urteil (März 2021, 52 O 320/19) die Wortmarke Black-Friday hinsichtlich aller verbleibenden Waren und Dienstleistungen für verfallen. Kläger Simon Gall hatte zurecht argumentiert, dass die reine Eintragungsfähigkeit nichts über die spätere Nutzung einer Marke aussagt. Nur weil eine Marke existiert, ist nicht jede Verwendung des geschützten Begriffs eine markenmäßige Benutzung.

Und auch eine eingetragene Marke könne ausschließlich als beschreibende Angabe wirken, was eine markenmäßige Benutzung jedoch ausschließt, erklärte das Landgericht Berlin. Nach Auffassung des Gerichts ist das Zeichen „Black Friday“ von der Black Friday GmbH und den Lizenznehmern zwar benutzt worden, doch geschah dies nicht markenmäßig. Denn die Wortmarke Black-Friday wurde als Hinweis auf eine Rabattaktion genutzt, und als solches als beschreibende Angabe.

Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist, erläuterte das Gericht. Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Benutzung der Streitmarke im Rahmen einer Klage auf Erklärung des Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 55 Abs. 1 Satz 1 1. Fall MarkenG trägt der Markeninhaber, also die beklagte Super Union Holdings Ltd. Dies gilt seit des BGH Urteils „Stella“ vom Januar 2021 und der damit erfolgten Revision der bisherigen Rechtsprechung zur Beweislast.

Die Beklagte Super Union Holdings argumentierte, die Markennutzung ergebe sich schon daraus, dass zur Nutzung der Marke berechtigende Sublizenzen vergab (an die Black Friday GmbH,  www.blackfridaysale. de). Doch vergeblich; selbst wenn man zu Gunsten der Beklagten davon ausgeht, dass sie einer Nutzung der Marke durch die Black Friday GmbH unbeschränkt zugestimmt hat, habe die Beklagte nach Ansicht des LG Berlin nicht nachweisen können, dass die Marke Black-Friday für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden ist.

Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten (die offenbar nur solchen Verträgen zugrunde gelegt wurden, die auch Werbung in dem Internetportal der Black Friday GmbH umfassten (der Internetseite blackfridaysale. de) ist dem Lizenznehmer die Benutzung der Marke nur zur Kennzeichnung von Dienstleistungen gestattet, und zwar eine Rabattaktion rund um den Black-Friday zu veranstalten. Dieser Begriff war aber genau in der Bedeutung einer Rabattaktion im Jahr 2016 bei den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt, dies hatte auch das Bundespatentgericht festgestellt. Es sei daher ausgeschlossen, dass Black Friday von da an noch als markenmäßige Kennzeichnung von Waren angesehen werden könne.

Die auf Feststellung des Verfallszeitpunkts gerichtete Klage ist daher zulässig und begründet, urteilte das Landgericht Berlin, und zwar für die Zeit nach dem 24. April 2019. Dies war durch den Kläger Gall auf diesen Zeitraum beschränkt worden, im Einklang mit § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG.

Was bedeutet das Urteil Black Friday für Händler in DE?

Die Marke Black Friday gilt mit dem Urteil des LG Berlin vorerst als verfallen in Deutschland, und zwar seit dem 24. April 2019. Rechtskräftig ist dieses Urteil jedoch noch nicht, die Beklagten können Berufung dagegen einlegen und dies ist auch sehr wahrscheinlich.

Dennoch können etwaige weitere Abmahnungen gegen die Benutzung des Begriffs Black Friday der Beklagten angefochten werden, das Berliner Urteil ist ja beiden Parteien bekannt. Sollte das Urteil auch in den folgenden Instanzen bestätigt werden, könnten etwaige Abmahnungen der Super Union Holdings Ltd., Hong Kong dann als unberechtigte Abmahnungen gewertet werden und es wären sogar entsprechende Schadenersatzforderungen gegen die Super Union Holding möglich. Im Einzelfall nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Das Urteil des LG Berlin ist in jedem Fall ein großer Erfolg des Klägers Gall und auch für alle Händler in Deutschland. Erstmals hat in diesem Rechtsstreit ein Gericht bestätigt, dass die Wortmarke Black Friday nie tatsächlich als Marke genutzt wurde.

Werden auch Sie abgemahnt? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite!

Haben Sie eine Abmahnung erhalten, zum Beispiel der Super Union Holdings Ltd. (bzw. der beauftragten Kanzlei Hogertz LLP)? Dann lassen Sie uns miteinander telefonieren und besprechen, wie man am besten vorgeht. Aufgrund des hohen Streitwerts in einem jetzt schwebenden Verfahren sollten Sie umgehend handeln. Wir beraten Sie gerne.

 

 

Quellen:

Urteil des Landgericht Berlin  (52 O 320/19)

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