EuGH bejaht rückwirkende Markenverletzung in der Fünf-Jahresfrist

In dem heutigen Urteil hat der EuGH entschieden, dass ein Markeninhaber rückwirkende Markenverletzung mit Anspruch auf Schadensersatz geltend machen kann auch für eine nicht benutzte Marke in der Fünf-Jahresfrist – und auch nachdem die Marke verfallen war.

Rückwirkende Markenverletzung an bereits verfallener Marke

Der Markeninhaber hatte geltend gemacht, dass eine Verletzung seiner Marke in der Fünf-Jahresfrist stattgefunden habe. Er erhob Verletzungsklage – allerdings erst, nachdem seine mutmaßlich verletzte Marke widerrufen und für verfallen erklärt worden war, da sie nicht ernsthaft benutzt wurde.

Das französischem Gericht (Cour de cassation) legte daher den Fall Cooper International Spirits LLC dem EuGH vor. Denn die ernsthafte Benutzung einer Marke ist Bedingung für den Markenschutz. Daher tritt auch der Verfall einer Marke gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie EG 2008/95 ein, wenn eine Marke fünf Jahre lang nicht benutzt wird.

EuGH bejaht rückwirkende Markenverletzung in der Fünf-Jahresfrist

Mit seinem heutigen Urteil folgte das Europäische Gericht (EuGH) dem Schlussantrag des Generalanwalts vom September 2019. Die Vorlagefrage wurde vom EuGH wie schon vom Generalanwalt so beantwortet, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, 10 und 12 der Richtlinie 2008/95/EG so auszulegen sind, dass eine Verletzungsklage für eine Markenverletzung in der Fünf-Jahresfrist auch rückwirkend und damit nach Widerruf der Marke zulässig ist und dass die EU-Mitgliedstaaten dies so entscheiden können. Auch können die Mitgliedstaaten über Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund dieser Markenverletzung entscheiden.

Fünf-Jahresfrist ist Schonfrist für die Marke mit vollen Rechten

Das Gericht betonte, dass mit Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 für den Beginn der ernsthaften Benutzung dieser Marke eine Schonfrist gewährt wird. Diese bestehe ja gerade, damit ein Markeninhaber sein ausschließliches Recht aus der Marke (gemäß Art. 9 Abs. 1) für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, geltend machen kann, ohne eine ernsthafte Benutzung belegen zu müssen.

Zudem könne ab dem Moment des Ablaufs der Fünf-Jahresfrist infolge einer Widerklage oder einer von dem Dritten im Rahmen eines Verletzungsverfahrens gegen dieses ausschließliche Recht festgestellt werden, ob noch keine ernsthafte Benutzung dieser Marke begonnen hat.

Es sei Sache der jeweiligen EU Mitgliedstaaten, ob sie vorsehen möchten, dass in den Fällen, in denen eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls erhoben wird, eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn diese Marke für verfallen erklärt werden könnte, führte der EuGH aus. Dies entspreche dem sechsten Erwägungsgrund der EU Richtlinie 2008/95.

Das Gericht ging auch auf das Urteil vom Dezember 2016, Länsförsäkringar (C–654/15, EU:C:2016:998) ein, in dem ebenfalls die Frage des Umfangs des ausschließlichen Rechts bei Ablauf der Schonfrist stand, während die Marke bereits für verfallen erklärt worden ist. Der vorliegende Fall Cooper sei aber damit nicht vergleichbar, erklärte der EuGH, und verwies auf eine unterschiedliche Ausgangsituation. Denn im vorliegenden Fall Cooper habe der französische Gesetzgeber zu der für den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens maßgeblichen Zeit von der in Art. 11 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Anspruch auf Schadensersatz bei rückwirkender Markenverletzung in der Fünf-Jahresfrist

Ausdrücklich erklärte der EuGH, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, über Ansprüche auf Schadensersatz für eine Markenverletzung in der Fünf-Jahresfrist für eine danach verfallene Marke zu entscheiden. In diesem Kontext weist das Gericht darauf hin, dass die fehlende Benutzung einer Marke ein wichtiger Aspekt in Hinblick auf die Höhe und den Umfang eines Anspruchs auf Schadensersatz sei, dies sollten die Mitgliedstaaten berücksichtigen.

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Quellen: 

Urteil des EuGH „Cooper“, EU:C:2020:241

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