Einer der Partner meldet das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen allein als Marke an: Bösgläubigkeit? Wenn dies im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner tut, obwohl es ihm nicht allein zusteht, dann liegt Bösgläubigkeit vor, urteilte das LG München.
Im Mittelpunkt dieses Urteils (LG München, 33 O 14670/19) steht der Markenstreit um die Berechtigung, die Zeichen „GL“ und „GR“ als Marken für Funkfernsteuerungen zu benutzen. Besonders interessant ist dieser Fall zum einen, weil es sich um einen inzwischen international ausgetragenen Markenstreit handelt, vor allem aber, weil zwischen den Streitparteien zunächst eine gemeinsame Unternehmenshistorie und dann eine langjährige Vertriebsbeziehung bestand.
EuGH Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit
Grundsätzlich gibt es fundierte Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit. Laut EuGH Rechtsprechung ist besonders relevant die Frage, ob der Anmelder wusste oder hätte er wissen müssen, dass seine Marke einer anderen sehr ähnlich ist. Zwar handelt ein Anmelder nicht allein deshalb bösgläubig, weil er von der Nutzung eines Zeichens für dieselben Waren wusste (siehe EuGH 2013, C‑320/12, Randnr. 37), es gibt kein „Vorbenutzungsrecht“ im Markenrecht. Wenn aber eine Marke angemeldet wird mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren, dann liegt Bösgläubigkeit vor. Und dies ist umso wahrscheinlicher, wenn eine offensichtliche Wettbewerbssituation vorliegt.
Wie also ist zu bewerten, wenn einer der Partner einer langjährigen Vertriebsbeziehung die im Vertrieb genutzten Zeichen anmeldet, ihm dies aber nicht allein zustand: Bösgläubigkeit der alleinigen Markenanmeldung aus Vertriebssystem? Oder standen ihm diese Zeichen zu, weil die Rechte an den Zeichen nicht in den entsprechenden Verträgen übertragen wurden?
Der Sachverhalt
Die Klägerin vertreibt als einer der führenden Hersteller Funkfembedienungen für Kräne, Maschinen und Fahrzeuge. Die Beklagte 2) ist seit 2014 die deutsche Vertriebsgesellschaft der Beklagten zu 1), und die Klägerin wiederum ist die vormalige Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1). Die Beklagte zu 1) ist eine Wettbewerberin der Klägerin. Sie bietet weltweit, u.a. in der Bundesrepublik Deutschland und auch auf ihrer Webseite Funkfemsteuerungen unter den Zeichen „GL“ und „GR“ an.
Zum Streit kam es, nachdem ein Lizenzvertrag sowie ein Vertriebs- und Montagepartnervertrag zwischen Beklagter zu 1) und der Klägerin 2014 von der Beklagten zu 1) außerordentlich gekündigt wurde und sie den Vertrieb der Produkte unter den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ in Deutschland fortan über die neu gegründete Beklagte zu 2) durchführte. Die Klägerin wiederum führte trotz der Kündigung des Vertriebsvertrages den Produktbestand der Beklagten zu 1) fort.
Daraus folgten Klagen und Widerklagen wegen Verletzung von Marken und Handelsaufmachungen. Gegenseitig werfen sich die Parteien vor, sie hätten die eigentlichen Rechte an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ und die andere Seite verletze diese.
In den USA entschied das Gericht im Western District Oklahoma im April und Mai 2020 gegen die Klägerin und verfügte gegen sie die Unterlassung der Nutzung der Streitmarken; diese Entscheidungen sind allerdings noch nicht rechtskräftig. Auch vor dem Europäischen Markenamt (EUIPO) streiten die Parteien; die Klägerin stellte einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke der Beklagten zu 1), nachdem sie selbst abgemahnt worden war von der Beklagten. Auch dieser Fall ist noch nicht entschieden, im Moment hat die Klägerin Rechtsmittel gegen eine ablehnende Entscheidung der Beschwerdekammer eingelegt.
Vor dem LG München: Rechte aus den Klagemarken?
Das Landgericht München wiederum ist mit diesem Fall befasst, weil die Beklagte zu 1) schließlich selbst jeweils am 18.05.2020 eine deutsche Wortmarke „GL“ (Nr. 30 2020 010 728) und eine deutsche Wortmarke „GR“ (Nr. 30 2020 010 726) anmeldete – und die Klägerin dagegen einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend machte. Denn die Klägerin hatte im August 2015 selbst die Zeichen Zudem „GL“ und „GR“ als Marken angemeldet und verwies auf die darauf beruhenden Rechte aus dieser Priorität der alleinigen Markenanmeldung aus dem Vertriebssystem.
Es bestehe Zeichen- und Warenidentität, jedenfalls aber Verwechslungsgefahr. Aus diesem Grunde seien auch die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung gemäß § 19 MarkenG bzw. § 242 BGB und Schadensersatz gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG gegeben. Die Widerklagemarken der Beklagten zu 1) seien aufgrund der prioritätsälteren Klagemarken löschungsreif (§§ 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 MarkenG). Die Klägerin argumentierte außerdem, die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ seien nicht an die H. I., Inc. übertragen worden, vielmehr seien die Immaterialgüterrechte bei der H. D. GmbH bzw. ihren Rechtsnachfolgerinnen verblieben, also bei ihr. Sie sei daher berechtigt gewesen zur alleinigen Markenanmeldung.
Bösgläubigkeit bei Markenanmeldung
Doch vergeblich: das Landgericht München entschied, die Klägerin könne sich nicht auf ihre eigenen prioritätsälteren Markenrechte berufen, weil diese älteren Rechte bösgläubig und damit missbräuchlich erworben wurden.
Denn als die Klägerin 2015 die Klagemarken anmeldete, war ihr als vormaliger Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1) gut bekannt, dass die betreffenden Bezeichnungen „GL“ und „GR“ für dieselben Waren über einen Zeitraum von 20 Jahren von der Beklagten zu 1) und ihren Rechtsvorgängerinnen benutzt worden waren. Mit Blick auf die weltweite Vermarktung der Funkfernsteuerungen mit den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ und den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis hätte die Klägerin die Benutzungsabsicht auch der Beklagten zu 1) kennen können und müssen, ergänzte das LG München. Dies sei Bösgläubigkeit bei der alleinigen Markenanmeldung der Klägerin zu sehen, urteilte das Münchner Gericht.
Auch ein eigener Benutzungswille schließt die Bösgläubigkeit nicht aus; Marken dürfen grundsätzlich nicht zur Verhinderung eines Dritten angemeldet werden (siehe auch: die Banksy Markenlöschung). Und von einer Behinderungsabsicht ist nach Ansicht des LG München dann auszugehen, wenn im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen als Marke anmeldet, obwohl es ihm in der praktischen Umsetzung und auch durch innervertragliche Regelungen nicht allein zusteht.
Alleinige Markenanmeldung aus Vertriebssystem: Bösgläubigkeit
Das sei vorliegend der Fall; entgegen der Ansicht der Klägerin hatte sie kein alleiniges Recht an den Streitmarken. Denn dass die Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ weltweit von allen Teilen der H. Unternehmensgruppe genutzt wurden, ohne dass eine Ableitung entsprechender Rechte von der Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerinnen erfolgt ist, zeige einmal mehr, dass bei diesen keine Rechte an diesen Bezeichnungen lagen, erläuterte das LG München und wies die Ansprüche der Klägerin ab. Das Gericht gab stattdessen der Widerklage gegen die Klägerin statt wegen deren Bösgläubigkeit bei der alleinigen Markenanmeldung der Klagemarken trotz bekannter Nutzung der Zeichen im Vertriebssystem.
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Quellen:
Urteil des Landgerichts München, 33 O 14670/19
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