Teilweise angegriffenes Gebrauchsmuster – und dessen beschränkte Verteidigung

Wird ein Patent nur teilweise angegriffen, greifen Grundsätze zur beschränkten Verteidigung. Diese gelten auch analog für Löschungsverfahren eines Gebrauchsmusters, das nur teilweise angegriffen wird: Leitsatzentscheidung des BPatG, vor allem für nachgereichte Schutzansprüche.

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat kürzlich eine wichtige Leitsatzentscheidung für Gebrauchsmuster getroffen, nämlich zur beschränkten Verteidigung eines nur teilweise angegriffenen Gebrauchsmusters. In seiner Leitsatzentscheidung ‚Grill und Holzkohlekammer‘ (35 W (pat) 434/18) definierte das BPatG die Grundsätze sowohl für den Fall, dass Schutzansprüche auf ein eingetragenes Gebrauchsmuster nachgereicht werden, als auch für den Fall, dass ein Gebrauchsmuster nur teilweise angegriffen und lediglich beschränkt verteidigt wird – vor allem für nachgereichte Schutzansprüche.

Zur Akte nachgereichte Schutzansprüche bewirken keine unmittelbare inhaltliche Änderung eines eingetragenen Gebrauchsmusters, entschied das Bundespatentgericht. Das Gericht wies darauf hin, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters ein vom Deutschen Patent- und Markenamt, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt ist, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann (vgl. BGH, GRUR 1998, 910 – Scherbeneis). Prüfungsgegenstand im Löschungsverfahren ist das Gebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung auch dann, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich neu formulierte Schutzansprüche sogar mit einer Erklärung eingereicht hat, demnach er keine über diese Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend machen wolle.

Das hat unmittelbare Folgen für den Löschungsantrag gegen ein solches Gebrauchsmuster. Denn ein (zusätzlich) an die nachgereichten Schutzansprüche angepasster Löschungsantrag lässt auch den weiterhin aufrechterhaltenen (ursprünglich gegen die eingetragenen Schutzansprüche gerichteten) Löschungsantrag inhaltlich unberührt, urteilte das BPatG. Daher sind Löschungsanträge auch im Fall von nachgereichten Schutzansprüchen gegen die eingetragenen Schutzansprüche eines Gebrauchsmusters zu richten.

Gebrauchsmuster nur teilweise angegriffen und verteidigt

Was ist zu beachten, wenn also ein Gebrauchsmuster nur teilweise angegriffen und verteidigt wird? Das BPatG urteilte, dass die entsprechenden Grundsätze zur beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage nur teilweise angegriffenen Patents (BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem, BPatG 183 10.06) analog für das Löschungsverfahren eines Gebrauchsmusters gelten. Dies gelte insbesondere auch dann, wenn die angegriffenen Schutzansprüche nur noch im Umfang nachgereichter und im Übrigen zulässig geänderter Schutzansprüche verteidigt werden, präzisierte das BPatG.

Zu beachten ist außerdem, dass es unzulässig ist, ein nur teilweise angegriffenes Gebrauchsmuster mit einem nicht-angegriffenen Unteranspruch zu verteidigen.

Kostenentscheidung sollte sich am Erfolg orientieren

Auch die Kostenentscheidung für ein teilweise angegriffenes Gebrauchsmuster und den Widerspruch gegen einen solchen Löschungstrag fand Berücksichtigung in der Leitsatzentscheidung des BPatG. Denn eine Anwendung von § 93 ZPO bei der Kostenentscheidung führe regelmäßig zu unbilligen Ergebnissen, entschied das Gericht, wenn ein Gebrauchsmusterinhaber seinen Widerspruch gegen einen Löschungsantrag auf vorher zur Akte nachgereichte Schutzansprüche beschränkt. Daher sieht es das BPatG als angemessen an, dass die Kostenentscheidung in derartigen Fällen danach getroffen wird, in welchem Umfang der Gebrauchsmusterinhaber das angegriffene Gebrauchsmuster mit den nachgereichten Schutzansprüchen erfolgreich verteidigen konnte.

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Quellen: 

Leitsatzentscheidung des BPatG ‚teilweise angegriffenes Gebrauchsmuster‘, 35 W (pat) 434/18

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