Äquivalenz Urteil des BGH: ‚Gleichwirkendes Mittel‘ einer Ausführungsform

Die BGH Entscheidung ‚Kranarm‘ in einem Verfahren um eine äquivalente Patentverletzung einer Ausführungsform erweitert die Rechtsprechung um die Auslegung des Begriffs ‚gleichwirkendes Mittel‘.

Im November 2020 entschied der BGH mit seinem Urteil ‚Kranarm‘ (X ZR 132/18) über die Ausführungsform durch ein gleichwirkendes Mittel in einem Verfahren um eine äquivalente Patentverletzung. Insbesondere erweitert dieses Urteil die Äquivalenz Rechtsprechung um die Auslegung des Begriffs ‚gleichwirkendes Mittel‘. Diese Gleichwirkung ist ein wichtiges Äquivalenzkriterium.

Grundsätzlich darf eine patentgeschützte Lehre von einem Dritten weder in wortsinngemäßer Weise noch unter Verwendung vom Wortsinn abweichender Mittel verletzt werden.

Schwieriger ist diese Beurteilung, wenn die abweichenden Mittel äquivalent zum Patentanspruch sind, wenn also trotz unterschiedlicher Ausführungsform dieselbe Funktion im Hinblick auf dasselbe Ergebnis erfüllt wird. Man spricht in einem solchen Fall von einer äquivalenten Patentverletzung.

Es gelten drei Kriterien für Äquivalenz:

Objektive, technische Gleichwirkung des Austauschmittels
Naheliegen des ‚gleichwirkendes Mittel‘ s für den Durchschnittsfachmann
Ein ‚gleichwirkendes Mittel‘ muss gewählt werden mit einer Orientierung des Fachmanns am Patentanspruch

Für Äquivalenz ist es jedoch nicht ausreichend, wenn ein Fachmann aufgrund seines Fachwissens eine alternative Ausführungsform für technisch sinnvoll hält und sie die gleiche Wirkung wie nach der in den Patentansprüchen formulierte Lehre erzielt.

Vielmehr müssen sich alle Überlegungen am Patentanspruch orientieren und die gleiche Wirkung, die mit der Patenbeschreibung erzielt werden soll, muss erreicht werden. De facto bedeutet das, nicht nur die die Gesamtwirkung der Erfindung muss erzielt werden, sondern auch die Einzelwirkungen, die im Patent beschriebenen Merkmalen genannt wurden (gemäß BGH, Palettenbehälter III, X ZR 113/11).

Denn für die Auslegung eines Patents ist dessen technischer Sinn zu bestimmen, gilt in der Rechtsprechung seit 1974 (BGH, Streckwalze, X ZR 76/68), und zwar unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben.

Fall “Kranarm”: Objektive Gleichwirkung

Der BGH sah es daher im Fall “Kranarm” als maßgebliche Frage der objektiven Gleichwirkung an, welche der Wirkungen, die mit den Merkmalen aus der Patentschrift erzielt werden könnten, zur Lösung der gemäß Patent vorliegenden Aufgabe zusammenkommen müssen. Maßgeblich sind also der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen. Bei der Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs sind im Übrigen auch die Beschreibung und die Zeichnungen aus der Patentschrift heranzuziehen gemäß Art. 69 Abs. 1 EPÜ.

Der BGH hob hervor, dass eine Ausführungsform, die anstelle eines im Patentanspruch vorgesehenen Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, auch dann als durch gleichwirkendes Mittel erstellt gelten und in den Schutzbereich eines Patents fallen würde, wenn eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung durch abgewandelte Mittel nur in eingeschränktem Umfang erzielt wird. Entscheidend sei dabei, ob die erfindungsgemäßen Wirkungen im Wesentlichen, also in einem praktisch noch erheblichen Maße, erzielt werden, erläuterte der BGH.

‚Gleichwirkendes Mittel‘ im konkreten Fall Kranarm

Im Fall Kranarm verliefen die Schlauchleitungen in den angegriffenen Ausführungsformen nicht – wie nach Patentmerkmal vorausgesetzt – zwischen den beiden Drehlagern des kranarmseitigen Drehgelenks. Stattdessen wurden die Schlauchleitungen um das gesonderte Bauteil zwischen den beiden Drehlagern herumgeführt. Lag damit ein ‚gleichwirkendes Mittel‘ vor?

Der mit dem Patentmerkmal eigentlich beabsichtigte Schutz der Schlauchleitungen in den angegriffenen Ausführungsformen werde eingeschränkt, zudem können darin die Schlauchleitungen weniger gut frei bewegt werden, fasste der BGH die Sachlage zusammen. Dies stehe allerdings einer Bejahung einer Gleichwirkung nicht entgegen, ergänzte der BGH, da die erfindungsgemäße Wirkung (verbesserte Zugänglichkeit und guter Schutz) dennoch maßgelblich erreicht werde.

Dennoch sah der BGH kein ‚gleichwirkendes Mittel‘ und keine objektive Gleichwirkung in den angegriffenen Ausführungsformen. Denn die mit dem Klagepatent zu erzielende Gesamtwirkung besteht in der verbesserten Zugänglichkeit der Anschlüsse für die Schlauchleitungen und dem Schutz der Leitungen vor Beschädigungen durch Einwirkungen von außen, erläuterte das Gericht. Daher reiche es für eine Gleichwirkung nicht aus, dass die Schlauchleitungen nur im weiteren Verlauf durch Bauteile des Kranarms vor äußeren Einwirkungen geschützt sind, nicht aber im Bereich des kranarmseitigen Drehgelenks.

Leitsatz des BGH

Kurz gesagt: Eine nicht patentgeschützte Ausführungsform kann nicht ohne weiteres deshalb als gleichwirkend angesehen werden, weil der vom Patent angestrebte Schutz in einem anderen Abschnitt als im Patent vorgesehen erzielt wird. Dies formulierte der BGH als Leitsatz.

Patentauslegung ist Rechtsfrage

Wie ein Patent auszulegen ist, ist im Übrigen eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung vom Revisionsgericht in vollem Umfang nachprüfbar, hängt aber entscheidend von den zunächst in der Tatsacheninstanz zu klärenden tatsächlichen Grundlagen ab (vgl. BGH, Mai 1999 – X ZR 156/97). Eine Aussage darüber, ob eine abweichende Ausführung in den Schutzbereich fällt, kann regelmäßig nur dann getroffen werden, wenn sich der Tatrichter mit den betreffenden Fragen befasst hat. Denn bei der Frage der Gleichwirkung handelt es sich um eine Frage, deren Beantwortung tatrichterlicher Würdigung und Feststellungen bedarf, die in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können.

Daher hob der BGH zwar das Berufungsurteil auf, verwies den Fall jedoch zurück an das Berufungsgericht.

Eine Zurückverweisung wäre zwar dann entbehrlich, wenn die wegen Patentverletzung klagende Partei im Revisionsverfahren nicht aufzeigen kann, dass sie die tatsächlichen Voraussetzungen einer äquivalenten Verletzung dargetan hätte, ergänzte der BGH. In diesem Streitfall aber lägen Umstände vor, die eine erneute tatrichterliche Beurteilung erfordern.

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