EUGH: Markeninhaber kann sich gegen Rebranding widersetzen

Das Rebranding von Waren vor ihrer Einfuhr in den EWR verletzt die Rechte aus einer Unionsmarke, der Markeninhaber kann sich gegen Rebranding widersetzen, urteilte der EuGH im Konflikt um der Entfernung und Neuanbringung der Mitsubishi Marken an Gabelstaplern.

Der EuGH urteilte heute im Fall Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe. Zu beantworten war die Vorlagefrage des Berufungsgerichts Brüssel (Hof van beroep Brussel) in Bezug auf die Auslegung der EU Verordnungen, und zwar Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG sowie Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.

Kann sich ein Markeninhaber einem Dritten widersetzen, der ohne seine Zustimmung diese Ware erstmalig in dem EWR in den Verkehr bringt, aber alle Markenzeichen entfernt und andere Zeichen anbringt, also ein Rebranding durchführt?

Generalanwalt stellte Benutzung der Marke in den Fokus

Der Generalanwalt hatte sich in seinem Schlussantrag auf den Aspekt der Benutzung bzw. der Nichtbenutzung eines Markenzeichens konzentriert. Er war der Meinung, dass in dem vollständigen Entfernen der Marke keine Benutzung dieser Marke gesehen werden kann (Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG und Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009), denn die Benutzung einer Marke muss „im geschäftlichen Verkehr“ erfolgen.

Tatsächlich aber erwarben die Beklagten Duma und GSI seit November 2009 Gabelstapler von einem Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe und überführten diese in das Zolllagerverfahren. In diesem Zolllager wurde dann das Rebranding durchgeführt, danach erfolgte Einfuhr und Verkauf im EWR und in Drittländer.

EuGH: Markeninhaber kann sich gegen Rebranding widersetzen

Der EuGH urteilte im Sinne der Markeninhaber und Klägerinnen Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe.

Der Gerichtshof habe bereits wiederholt hervorgehoben, dass es entscheidend ist, dass der Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke das erste Inverkehrbringen der mit dieser Marke versehenen Waren im EWR kontrollieren kann, erklärte der EuGH. Die im Hinblick auf das erstmalige Inverkehrbringen der Waren im EWR erfolgende Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen auf den Waren beeinträchtigen die Funktionen der Marke, erläuterte das Gericht und erinnerte an die Hauptfunktion einer Marke, den ‚Herkunftsnachweis‘.

Rechtsprechung zum Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ 

Auch zum Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“  verwies das Gericht auf die Rechtsprechung demnach die in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 und in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltene Aufzählung von Benutzungsformen, die der Markeninhaber verbieten kann, nicht erschöpfend ist. Eine Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens liege dann vor, wenn der betreffende Wirtschaftsteilnehmer dieses Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt, also ein aktives Verhalten. Das geht über unmittelbare Beziehungen zwischen einem Händler und einem Verbraucher hinaus. Dem dem Markeninhaber solle mit den EU Bestimmungen ein rechtliches Instrument an die Hand gegeben sein, das es ihm ermöglicht, jegliche Benutzung seiner Marke durch einen Dritten ohne seine Zustimmung zu verbieten, führte der EuGH aus.

Zolllagerverfahren erfolgen mit Blick auf Einfuhr in bzw. im EWR

Ein Inhaber der Marke könne sich daher gemäß Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 gegen solche Vorgehensweisen wie im vorliegenden Fall widersetzen, urteilte der EuGH. Dabei sei es unerheblich, dass das Rebranding an Waren noch im Zolllagerverfahren erfolgt. Denn Vorgänge im Zolllagerverfahren erfolgen im Hinblick auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen dieser Waren in den bzw. im EWR.

Darüber hinaus wies der EuGH darauf hin, dies auch für vergleichbare Waren gelte, die aus Drittstaaten stammen – einschließlich ihrer Verpackung. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Markeninhaber berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.

Quellen: 

Urteil des EuGH Mitsubishi – Rebranding; EU:C:2018:594

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