Vor dem EuG wurde ein interessanter Fall um Schuhe MADE IN ITALY entschieden. Lag Verwechslungsgefahr vor zwischen den Zeichen MAIMAI MADE IN ITALY und YAMAMAY vor? Buchstabenanalogie Y und I waren ebenso Thema wie die Unterscheidungskraft des Elements MADE IN ITALY – für Schuhe.
MAIMAI MADE IN ITALY gegen YAMAMAY
Der Markenstreit um Verwechslungsgefahr der Zeichen MAIMAI MADE IN ITALY und YAMAMAY begann 2015, als Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Italien) die das Wortzeichen MAIMAI MADE IN ITALY als Unionsmarke anmeldete. Gegen diese Markeneintragung legte 2013 die Inticom SpA (Italien) Widerspruch ein wegen Verwechslungsgefahr ein und berief sich auf die eigene Unionswortmarke YAMAMAY, die seit 2006 unter Schutz steht.
Der Sachverhalt
Dieser Markenstreit zog sich über mehrere Jahre und Entscheidungen hin, in Folge dessen die Markenanmelderin ihre Markenanmeldung auf bestimmte Waren der Klasse 25 beschränkte, darunter insbesondere Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Die Widerspruchsabteilung wies daraufhin den Widerspruch von Inticom vollständig zurück, musste diese Entscheidung jedoch überprüfen und das Verfahren fortsetzen, nachdem Initcom erfolgreich vor der Beschwerdekammer interveniert hatte.
Mit Entscheidung vom 3. August 2018 gab die Widerspruchsabteilung schließlich dem Widerspruch teilweise statt, und dies wurde durch Entscheidung vom 14. Juli 2020 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) von der Beschwerdekammer bestätigt. Die zu vergleichenden Zeichen wiesen eine gewisse, wenn auch geringe bildliche und eine zumindest mittlere klangliche Ähnlichkeit auf, stellte die Beschwerdekammer fest, und zwar insbesondere die spanischen, lettischen, ungarischen, polnischen und portugiesischen Verkehrskreise. Dies gelte für diejenigen Waren, für die eine ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden war, nämlich Bekleidungsartikel und Schuhe. Für diese Waren bestehe Verwechslungsgefahr, auch angesichts der durchschnittlichen Eigenkennzeichnung der älteren Marke.
Gegen diese Entscheidung klagte die Markenanmelderin Calzaturificio Emmegiemme Shoes vor dem Europäischen Gericht (EuG), das am 9. Februar 2022 darüber entschied (T-589/20).
EuG: Schuhe MADE IN ITALY
Zum einen wurde ein Verstoß gegen die Grundsätze eines fairen und kontradiktorischen Verfahrens im Sinne von Art. 47 der Charta der Grundrechte geltend gemacht: die Beschwerdekammer hätte den Fall an die Große Kammer hätte zurückverweisen sollen, argumentierte sie. Stattdessen war dieser Fall an dieselbe Beschwerdekammer verwiesen worden, die bereits zuvor entschieden hatte – und ohne die Verpflichtung, diese Beschwerdekammer anders zusammenzusetzen.
Der EuG wies dies zurück. Dies stelle keine falsche Darstellung von Artikel 35 Absatz 1 der Delegierten Verordnung 2018/625 und Artikel 166 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung 2017/1001 dar und verstoße auch nicht gegen die Pflicht zur Unparteilichkeit der Verwaltung nach Art. 41 Abs. 1 und 47 der Charta.
Zum anderen beschwerte sich die Markenanmelderin, dass die Feststellungen zur Ähnlichkeit zwischen den Zeichen nicht ausreichend seien zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr und zudem auch die Analyse von Benutzungsnachweisen der älteren Marke fehlerhaft sei.
Doch der EuG wies beide Klagegründe zurück.
Benutzungsnachweis der älteren Marke
Um die Benutzung einer Unionsmarke als wirksam zu qualifizieren, sei es nicht erforderlich, dass diese in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Union benutzt wird, erläuterte das EuG – gerne weisen wir hier darauf hin, dass dies anders als zum Benutzungsnachweis einer erworbenen Unterscheidungskraft.
Im vorliegenden Fall war der Benutzungsnachweis der älteren Marke durch Artikel belegt worden, die in Mode-, Informations- und Trachtenzeitschriften und -zeitungen enthalten waren, die in Griechenland und Spanien veröffentlicht wurden. Zudem wurden Rechnungen aus den Jahren 2007 bis 2012 berücksichtigt, die an Kunden in Spanien, Griechenland, Deutschland, Zypern und dem Vereinigten Königreich gerichtet waren. Insbesondere stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Kombination aus den an Kunden in Spanien und Griechenland gerichteten Rechnungen und den Pressespiegeln in diesen Ländern einen Beweis für die durch die kommerzielle Nutzung der Marke erzielte wirtschaftliche Tätigkeit darstelle und dass dies für einen Ausschluss ausreiche jede rein fiktive Verwendung des letzteren.
Dies sei ein ausreichender Nachweis, entschied das EuG.
MAIMAI MADE IN ITALY und YAMAMAY – Ähnlichkeit?
Eine Verwechslungsgefahr kann dann vorliegen, wenn eine grundsätzliche Ähnlichkeit der beanspruchten Waren / Dienstleistungen und/oder der Zeichen vorliegt. Je größer die Warenähnlichkeit, desto geringer kann die Zeichenähnlichkeit sein und auch andersherum.
Vorliegen einig waren sich die beiden Parteien, dass die Waren teilweise identisch und teilweise ähnlich waren. Uneinig waren sie sich über die Zeichenähnlichkeit.
Die Beschwerdekammer hatte festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen „maimai“ und „yamamay“ der Zeichen nicht ausreichten um die in beiden Zeichen gleiche Buchstabenfolge „m“, „a“, „m“, „to“ zu kompensieren.
MADE IN ITALY – unterscheidungskräftig?
Insofern kam dem Zusatz „made in Italy“ in der angemeldeten Marke eine besondere Wertigkeit zu.
Doch das EuG bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, MADE IN ITALY sei als nicht unterscheidungskräftig anzusehen. Das Publikum werde MADE IN ITALY als bloße Information über die geografische Herkunft der Produkte auffassen, daher werde diese Information von Verbrauchern gar nicht ausgesprochen, hatte die Beschwerdekammer geschlussfolgert – zurecht, nach Ansicht des EuG.
Ebenso vergeblich bestritt die Klägerin die Feststellung der Kommission, dass die Buchstaben „i“ und „y“ in den meisten relevanten Sprachen identisch oder sehr ähnlich ausgesprochen werden, obwohl einige der von der Beschwerdekammer genannten Alphabete nicht einmal den Buchstaben „y“ enthielten.
Doch auch dieses Argument wurde zurückgewiesen, denn die Klägerin hatte diese Behauptung weder belegt noch erklärt, welche Konsequenzen daraus in Bezug auf den angeblichen Unterschied in der Aussprache der Buchstaben „i“ und „y“ zu ziehen wären.
Da zudem beide Zeichen Phantasiebegriffe seien und daher keine Feststellung zur begrifflichen Ähnlichkeit möglich ist, entschied das EuG, die Beschwerdekammer habe fehlerfrei festgestellt, dass die Zeichen eine geringe bildliche und eine zumindest durchschnittliche klangliche Ähnlichkeit aufwiesen und daher eine Verwechslungsgefahr vorliege für Bekleidungsartikel und Schuhe.
Die Klage der Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl wurde vollständig abgewiesen.
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Quellen:
EuG T‑589/20, Schuhe MADE IN ITALY
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