Kostenerstattung für private Gutachten nur ausnahmsweise

Das Bundespatentgericht hat eine Leitsatzentscheidung zur Kostenerstattung für experimentelle private Gutachten getroffen. Nur ausnahmsweise seien Gutachten oder Gegen-Gutachten notwendig. Das Urteil ist ein Teilerfolg für ein Tochterunternehmen von 3M und erfolgte im Zusammenhang mit der Nichtigkeitserklärung für den deutschen Teil des EU Patents auf Polymerschaum in 2015.

Patentinhaberin des Streitpatents im Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall ist die 3M Innovative Properties Company, Tochter des U. S. Technologieunternehmens 3M, unter anderem für seine Klebeprodukte und durch seine registrierten Marken Post-it und Scotch bekannt. Sie war Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 102 809, das Polymerschaum enthaltende Artikel sowie ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Das Streitpatent wurde nach mehrjährigen Verfahren mit dem BGH Urteil Polymerschaum II mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt- auf Kosten der Nichtigkeitsbeklagten (Urt. v. 09.06.2015, Az.: X ZR 101/13, siehe auch BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum).

Die Rechtspflegerin des Senats setzte die von der Nichtigkeitsbeklagten der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 686.202,84 EUR fest. Wie von der Nichtigkeitsklägerin beantragt beinhaltete dieser Kostenbeschluss 93.132,54 EUR für die Erstellung von insgesamt sieben privaten Gutachten, einschließlich der damit verbundenen Reisekosten des Gutachters.  3M Innovative Properties Company klagte gegen diesen Kostenbeschluss und hatte damit teilweise Erfolg vor dem BPatG.

Grundsatz sparsamer Prozessführung

Maßstab sei, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt. Privatgutachten sind Bestandteil des Parteivortrags und daher wie dieser grundsätzlich nicht gesondert erstattungsfähig, sondern nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen erstattungsfähig. Insbesondere sei es nicht ausreichend, dass ein Privatgutachten als Gegengutachten eingereicht wird. Es sei für den Kläger häufig ausreichend, die Ausführbarkeit der Entgegenhaltung argumentativ darzulegen.

Nur ausnahmsweise erstattungsfähig sind Kosten für Privatgutachten dann, wenn die Partei mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe des Privatgutachters ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast genügen kann oder wenn die Sachkunde aus sonstigen Gründen nicht gewährleistet ist. Dabei komme es nicht darauf an, ob das Gutachten letztlich Einfluss auf den Ausgang des Rechtsstreits hat, stellte das BPatG klar.

Nur private Gutachten des Nichtigkeitsbeklagten rechtfertigen Gegen-Gutachten

Das ändert sich aber, wenn der Nichtigkeitsbeklagte nicht bloß argumentativ oder pauschal die Ausführbarkeit der Entgegenhaltung bestreitet, sondern qualifiziert mit Hilfe eines von ihm beigebrachten Privatgutachtens. Ein solcher Vortrag sei gleichwertig zu substantiieren, hier sei ein Privatgutachten des Klägers daher notwendig. Das Gericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine andere Frage sei, ob der Nichtigkeitsbeklagte notwendigerweise ein Privatgutachten beibringen musste. Diese Frage sei vorliegend nicht zu entscheiden.

Auch das neuerliche Bestreiten der Ausführbarkeit der Lehren der Entgegenhaltungen seitens der Nichtigkeitsbeklagten, wiederum gestützt auf ein neuerliches experimentelles Privatgutachten, mache ein weiteres Privatgutachten der darlegungs- und beweisbelastete Klägerin notwendig. Allerdings handele es sich hierbei bereits um einen Grenzfall, betonte das Gericht, denn eine Endlosspirale von Gutachten würde keinesfalls als notwendig angesehen.

Anders verhalte es sich mit einem Schriftsatz der Klägerin, der gleichzeitig mit der neu recherchierten Entgegenhaltung eingereicht worden sei. Ein Bestreiten der Ausführbarkeit der Lehre durch die Nichtigkeitsbeklagte sei also gar nicht erst abgewartet worden. Auch diente es zur Darlegung der technischen Relevanz ihrer Offenbarungen für die geltend gemachten Patenthindernisse, nicht etwa dem Beleg der Ausführbarkeit der Lehre, und war daher nicht notwendig, urteilte das Gericht.

Ein Gegen-Gutachten zum Beklagten-Gutachten, um die Übertragbarkeit der Lehre zu beweisen, sei ebenso wenig notwendig gewesen wie ein „Professoren-Gutachten“ , denn dies hätte vom fachlich entsprechend qualifizierten patentanwaltlichen Vertreter der Klägerin ebenso vorgetragen werden können.

Beantragung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens empfehlenswert

Notwendig war auch nicht das Gegen-Gutachten, mit dem die Argumentation bei der Auslegung des Gegenstands des Patents und seiner (mangelnden) Abgrenzung gegenüber dem Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung gestützt werden sollte. Stattdessen hätte die Klägerin die Beantragung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens einen entsprechenden verfahrensleitenden Hinweis gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 39 ZPO anregen müssen. Dies gelte besonders, weil das Gericht – wenn es die Untersuchung für erforderlich halten würde – einem Privatgutachten nicht denselben Wert wie dem Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen beimessen würde, betont das BPatG.

Urteil ist ein Teilerfolg für 3 M

Insgesamt kann die Nichtigkeitsklägerin daher nur 62.670 EUR weniger Kosten für private Gutachten geltend machen als zunächst beantragt. Der Beschluss der Rechtspflegerin vom 16. August 2018 wird mit dem Urteil aufgehoben soweit der darin festgesetzte Betrag der von der 3M Innovative Properties Company an die Klägerin zu erstattenden Kosten 623.532,84 EUR übersteigt. Die Kosten des vorliegend verhandelten Erinnerungsverfahrens tragen die Nichtigkeitsklägerin zu 2/3 und die Nichtigkeitsbeklagte zu 1/3.

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Quelle:

BPatG Kostenerstattung von Privatgutachten 3 ZA (pat) 41/18

BGH Urteil X Z R 1 0 1 / 1 3 Polymerschaum II

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