Krebsmedikament: Patentanspruch auf Wirkstoff als Salz in DE für nichtig erklärt

Das europäische Patent 2 305 255 wurde im Umfang des Patentanspruchs 12 mit Wirkung für Deutschland vorerst für nichtig erklärt. Es handelt sich um ein Krebsmedikament mit Patentanspruch auf den Wirkstoff Sorafenib-Tosylat, also auf das Salz des Wirkstoffs Sorfenib zur oralen Einnahme.

Das Krebsmedikament, dessen Patent vor dem Bundespatentgericht (BPatG) angefochten wurde, wird unter dem Namen Nexavar® vertrieben. Es ist zugelassen für die Behandlung von fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom und inoperablem Leberzellkarzinom. Patentrechtlich geschützt ist dieses Medikament durch das europäische Patent 2 305 255, zum einen durch den Verwendungsanspruch 1, auf den die Patentansprüche 2 bis 11 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind, zum anderen durch den Stoffanspruch 12, mit dem ein Patentanspruch auf den Wirkstoff Sorafenib-Tosylat besteht (als Einzelwirkstoff („single agent“)).

Nichtigkeitsklage gegen Stoffanspruch

Gegen diesen Stoffanspruch 12 richtete sich die Nichtigkeitsklage, die im September 2021 von dem BPatG entschieden wurde (3 Ni 12/20 (EP) hinzuverbunden 3 Ni 13/21 (EP)). Die Klägerin machte geltend, dass die Bereitstellung des Tosylatsalzes des Wirkstoffs Sorafenib nicht als eigenständige Erfindung angesehen werden könne. Die Löslichkeit des Wirkstoffs oder seines Salzes werde nicht angesprochen und zudem könne die Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs Sorafenib nicht als problematisch angesehen werden.

Als Gegenhaltung berief sich die Klägerin vor allem auf NiK2 (J.F. LYONS et al., Endocrine-Related Cancer 2001, 8, 219-225). Denn darin war bereits festgestellt worden, dass Sorafenib freie Base als solche ein oral verfügbarer wirksamer Raf-Kinase-lnhibitor mit signifikanter Aktivität gegenüber verschiedenen humanen Tumorarten sei.

Zentral war im vorliegenden Fall daher die Beurteilung des BPatG, ob die Bereitstellung des Wirkstoffs als das Salz Sorafenib-Tosylat eine „erfinderische Tätigkeit“ war.

Salz Sorafenib-Tosylat = „erfinderische Tätigkeit“?

Um die Antwort vorwegzunehmen: die Antwort darauf ist „Nein“, das BPatG sah in der Bereitstellung des Wirkstoffs als Salz im vorliegenden Fall keine erfinderische Tätigkeit. Interessant in Bezug auf die Patentierbarkeit von pharmakologischen Salzen sind jedoch die Ausführungen des Gerichts.

Das Bundespatentgericht erläuterte, Sorafenib zeige gemäß Gegenhaltung NiK2 bei zwar eine schlechte Löslichkeit. Und grundsätzlich kann die Suche nach einer verbesserten Therapie und ebenso auch nach einer verbesserten oralen Verabreichungsform einen Patentanspruch begründen. Doch NiK2 belegt auch eine gute gastrointestinaler Permeabilität (= Magen-Darm-Durchlässigkeit) des Wirkstoffs Sorafenib, so dass eine gute Wirksamkeit bei oraler Verabreichung des Wirkstoffs gegeben sei trotz schlechter Löslichkeit.

Aber selbst wenn der Wirkstoff keine gute Wirksamkeit hätte, wäre die Salzbildung ein üblicher und gemäß NiK11 (R. J. Bastin, Organic Process Research & Development 2000, 4, 427-435) sogar der bevorzugte Weg zur Verbesserung der Löslichkeit eines schwerlöslichen Wirkstoffs gewesen, erklärte das Gericht. Der Fachmann würde das Tosylatsalz auch deshalb nicht außer Acht lassen, weil bis zum Prioritätszeitpunkt kein als Tosylatsalz formulierter und oral zu verabreichender Wirkstoff zugelassen gewesen ist.

Die physikalisch-chemische Analyse eines Wirkstoffs gehöre vielmehr in der Präformulierungsphase zur alltäglichen Routinetätigkeit des Pharmakologen. Und es bestand auch kein Vorurteil oder Vorbehalt gegenüber der Verwendung von Tosylatsalzen in der Fachwelt, ergänzte das Gericht.

Beweisanzeichen: Aufwand eines Salt-Screenings

Auch zu den Kosten eines Salz-Screenings äußerte sich das BPatG. Dem zeitlichen und finanziellen Aufwand eines Salzscreenings komme laut BPatG bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine untergeordnete Rolle zu. Das Gericht verwies in diesem Kontext auch auf die BGH Entscheidung Dreinahtschlauchfolienbeutel (BGH GRUR 2010), demnach Beweisanzeichen wie der zeitliche und finanzielle Aufwand im Einzelfall allenfalls Anlass zur Prüfung geben können, ob sie (vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens) hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen des Streitgegenstands bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung enthalten.

BPatG: Keine erfinderische Tätigkeit – Berufung möglich

Nach alledem entschied das Gericht, der Fachmann komme in naheliegender Weise ausgehend von NiK2 und in Kombination mit seinem Fachwissen (dokumentiert u.a. durch NiK5 bzw. NIB5, NiK11 und NIB15), zu Sorafenib-Tosylat als geeignete orale Verabreichungsform des Wirkstoffs Sorafenib.

Daher ist die Bereitstellung des Wirkstoffs als Salz und damit Patentanspruch 12 aus dem vorliegenden Fall nicht als erfinderische Tätigkeit zu sehen. Das europäische Patent 2 305 255 wurde daher im Umfang des Patentanspruchs 12 mit Wirkung für Deutschland vorerst für nichtig erklärt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, denn gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Berufung zu.

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Quellen: 

BPatG: 3 Ni 12/20 (EP) hinzuverbunden 3 Ni 13/21 (EP)

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