Römersandale versus High-Heel Tribute Schuh von Yves Saint Laurent

Als Antwort auf ein Unterlassungsschreiben selbst um ein Urteil in der Frage der Designverletzung und Verwechslungsgefahr zu ersuchen, ist kein ungewöhnlicher Schachzug. Rechtlich geht es um die Frage, ob ein High-Heel-Schuh der Luxusmarke Yves Saint Laurent verwechselt werden kann mit einer Römersandale.

High-Heel Tribute Schuh von Yves Saint Laurent im Mittelpunkt

Der amerikanische Schuhunternehmer Steve Madden hat vor wenigen Tagen eine Klage auf Feststellungsurteil („Complaint for Declaratory Judgment“) vor dem U. S. District Court Southern District of New York erhoben (Steve Madden, Ltd., v. Yves Saint Laurent, 1:18-cv-07592 (SDNY)). Nach Maddens Aussage habe der französische Markenhersteller Yves Saint Laurent (YSL) angedroht, gegen Steve Madden zu klagen wegen einer Patent- und Designverletzung des YSL Tribute Schuhs. Dem kam Steve Madden nun zuvor. Indem er das Gericht um ein Feststellungsurteil bittet, kann die drohende und womöglich sehr kostspielige Kontroverse vielleicht gelöst werden.

YSL Tribute High-Heels versus Siziliensandale

Steve Madden forderte das Gericht auf zu erklären, dass die eigene sogenannte Siziliensandale den hochhackigen Tribute-Schuh von YSL nicht verletzt, und außerdem auch festzustellen, dass Yves Saint Laurent keine Rechte am Design von Maddens flachen Sandalen im Römerlook hat. Diese Art der proaktiven Klage auf Feststellungsurteil, um die Situation zu deeskalieren und die sich abzeichnende Unsicherheit zu beseitigen, kommt immer wieder in Patentverletzungsfällen vor. Denn oftmals stehen mit dem Verfahren um Patentverletzung auf Lizenzzahlungen zur Diskussion. In einem langwierigen Verfahren kann es dadurch zu sehr hohen Kosten für den der Patentverletzung Verdächtigten kommen. Ein wenig pikant ist Maddens Klage dennoch, denn Steve Madden wurde bereits zuvor verdächtigt, das Design des YSL Tribute Schuhs mit seinem Kanada Plateauschuh zu verletzen – und wird im englischsprachigen Wikipedia sogar mit einem eigenen Absatz unter der Überschrift „Criminal conviction“ vorgestellt.

Tribute Style — YSL (links) vs. Madden (rechts)

Das Deklarationsurteilsgesetz bietet einen Mechanismus, mit dem Betroffene versuchen können, laufende Verstöße gegen gesetzliche oder verfassungsrechtliche Bestimmungen zu beheben. Es beruht auf 28 U.S.C. §§ 2201 et. seq., the Patent Act, 35 U.S.C. §§ 1, et seq., the Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051 .

Das Gesetz kann einen breit angelegten deklaratorischen und einstweiligen Rechtsschutz ohne Rückgriff auf Sammelklageverfahren zulassen. Eine Partei muss dabei kein potenzieller Beklagter sein, um eine Klage nach dem Gesetz zu erheben.

Im Falle einer tatsächlichen Kontroverse innerhalb seiner Gerichtsbarkeit kann jedes Gericht der Vereinigten Staaten die Rechte jeder interessierten Partei erklären, die eine solche Erklärung anstrebt, gleichgültig ob eine weitere Befreiung beantragt wird oder nicht. Jede solche Erklärung hat die Kraft und Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und ist als solches überprüfbar.

Quelle: http://www.federalpracticemanual.org/chapter9/section3

Maddens Designverletzung „Kanada Plateauschuh“ 2017 als Schlichtung gelöst

Bereits 2017 endete ein anderer Streit um Designverletzung zwischen Yves Saint Laurent und Madden mit einer Schlichtung. In der damaligen Auseinandersetzung warf YLS vor, dass Maddens inzwischen aufgegebenes Modell Kanada Plateauschuh die Rechte am Tribute-Schuh von Yves Saint Laurent verletze. Madden zog seinen Kanada Plateauschuh zurück – in der Tat ein High-Heel-Schuh, der dem YLS Tribute High-Heel-Schuh sehr ähnlich sah. Nach dieser Schlichtung entwarf Madden die nun strittige Siziliensandale, die seiner Argumentation nach keinerlei Ähnlichkeit mit dem High-Heel Tribute Schuh hat.

Yves Saint Laurent beruft sich auf „Tribute“ Produktaufmachung

YLS Tribute mit flachem Absatz — YSL flacher Absatz (oben) vs. Madden (unten)

Interessant ist auch Maddens Argumentation in einem zweiten Streitpunkt, der in dem angestrebten Deklarationsurteil zu beurteilen sein wird. Denn Yves Saint Laurent beruft sich nicht nur auf den Markenschutz für sein High-Heel-Modell, sondern auch für eine YSL „Tribute“ Produktaufmachung mit flachem Absatz. Sowohl die Tribute Flachsandale als auch Maddens Modell arbeiten mit einem Zehenbettgurt als elliptisches zentrales Element. Steve Madden argumentiert, die primäre Bedeutung einer Produktaufmachung liege darin, die Herkunft des Produkts und nicht das Produkt selbst zu identifizieren. Daher könne sich Yves Saint Laurent ohnehin nicht auf die „Tribute“ Produktaufmachung im Sinne der Unterscheidungskraft und möglichen Patentverletzung berufen.

Keine Verwechslungsgefahr zwischen Luxus- und erschwinglicher Marke?

Außerdem weist Feststellungskläger Madden darauf hin, dass die Schuhmarken in unterschiedlichen Segmenten zu finden seien. Yves Saint Laurent sei eine hochwertige, teure Luxusmarke, die eigene Steve Madden Marke eine mittlere, erschwinglichere Marke. Schon daher sei eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

In ähnlicher Weise hatte erst vor wenigen Wochen das Oberlandesgericht München argumentiert in dem ungewöhnlichen Verfahren um die Verwechslungsgefahr zwischen der Designer Badeschlappe von Dolce & Gabbana und Pumas Rihanna Modell- wir berichteten. Um welches Produkt es sich handelt, merke der Verbraucher am Preis, stellte das OLG München humorvoll klar, denn die Badeschlappe von Dolce & Gabbana koste ein vielfaches im Vergleich zum Rihanna-Puma Modell. Das OLG München sah keine Verwechslungsgefahr.