Ein Arbeitnehmererfinder kann auf seine Erfinderrechte aus § 16 ArbEG gegen eine Prämie des Arbeitgebers verzichten. Daraus kann sich möglicher Anpassungsanspruch auf die Erfindervergütung ergeben.
Verzicht auf Erfindervergütung gegen Prämie
Es ist die freie unternehmerische Entscheidung eines Arbeitgebers, ein Schutzrecht aus einer Arbeitnehmererfindung nicht oder nicht mehr zu nutzen. Wenn ein Arbeitgeber ein solches Patent aufgeben möchte, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer seine Aufgabeabsicht mitteilen und damit dem Arbeitnehmer die Übernahme des Schutzrechts anbieten. Ebenso ist es aber auch möglich, dass der Arbeitnehmererfinder auf seine Erfinderrechte aus § 16 ArbEG gegen eine Prämie des Arbeitgebers verzichtet. Das wird durchaus praktiziert und ist auch korrekt, wenn der Arbeitnehmer nach § 22 S.2 ArbEG in eine solche Vereinbarung einwilligt. Für den Arbeitgeber hat ein solches Vorgehen Vorteile, denn er vermeidet einen erheblichen und möglicherweise teuren Verwaltungsaufwand. Aus der Vereinbarung einer Prämienzahlung im Verzicht auf die Erfinderrechte kann sich aber ein Anpassungsanspruch der Erfindervergütung ergeben.
Denn es sei unrealistisch, dass der Arbeitnehmererfinder selbst eine eigene Verwertung seiner Diensterfindung erzielen würde, stellte die Schiedsstelle des DPMA klar, denn sonst wäre das Schutzrecht nicht vom Arbeitgeber aufgegeben worden. Dann aber wäre eine Prämie ohne Bezug zur wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Eine solche Prämie sei also nicht als Vergütung anzusehen, daher könne sie auch nicht unbillig nach § 23 Abs. 1 ArbEG sein.
Patent wird trotz aufgeben – aber weitergenutzt
Anders wäre dies, wenn der Arbeitgeber das Patent ohne Rücksicht auf eine bestehende Nutzung fallen ließe, um eine Verkürzung der Vergütung des Arbeitnehmers zu erreichen. Denn der Arbeitnehmererfinder hätte selbst für den Fall, dass der Arbeitgeber ihm das Schutzrecht überträgt, nach § 16 Abs. 3 ArbEG regelmäßig einen weitergeltenden Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber aufgrund dessen Benutzungshandlungen. Dann hätte die bezahlte Prämie den Charakter einer vereinbarten Pauschalvergütung, denn es sei eine direkte Gegenleistung des Arbeitnehmers für die Verkürzung seines Vergütungsanspruchs.
Wenn in einem solchen Fall bereits zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Prämie die Weiternutzung trotz Schutzrechtsaufgabe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erkennbar gewesen ist, ist eine Prüfung der Prämie am Maßstab des § 23 ArbEG möglich.
Anpassungsanspruch der Erfindervergütung bei wesentlichen Änderungen
Häufig liegt jedoch ein anderer Fall vor: der Arbeitgeber entscheidet, das Patent fallenzulassen im Rahmen normaler Portfoliopflege. In einem solchen Fall kann ein Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG vorliegen, wonach eine andere Vergütungsregelung verlangt werden kann, wenn sich die Umstände nachträglich wesentlich ändern.
Im Rahmen dieser Prüfung müsste die gezahlte Prämie mit der Vergütung verglichen werden, die dem Arbeitnehmer nach § 16 Abs. 3 ArbEG zustehen würde, wenn er das Schutzrecht übernommen hätte und der Arbeitgeber aufgrund eines vorbehaltenen Nutzungsrechts weiterbenutzen würde. Die Schiedsstelle des DPMA führte diesen Gedanken im Detail aus. Diese Vergütung läge laut der Schiedsstelle dann rund 20 – 25 % niedriger als vor der Schutzrechtsübertragung, da der Arbeitgeber nunmehr nur noch über den geldwerten Vorteil aus einem einfachen Nutzungsrecht und nicht mehr aus einem ausschließlichen Nutzungsrecht verfügen würde und auch der persönliche Anteilsfaktor weiter zu berücksichtigen wäre. Denn durch die Übertragung entfalle ja nicht der Anteil des Arbeitgebers am Zustandekommen der Diensterfindung.
Somit wäre bei Prüfung die Vergütung nach § 16 Abs. 3 ArbEG abzüglich der zu entrichtenden Aufrechterhaltungsgebühren der für den Verzicht erhaltenen Prämie gegenüber zu stellen, führte die Schiedsstelle aus. Ergäbe sich sodann ein dem Arbeitnehmererfinder entgangener Betrag, wäre die Verzichtsvereinbarung dann anzupassen, wenn dieser entgangene Betrag dreimal so hoch wie die erhaltene Prämie wäre.
Erheblicher Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber
Eine solche Prüfung würde aber den Verwaltungsaufwand weit übersteigen gegenüber dem, der mit der Verpflichtung des § 16 ArbEG verbunden ist. Daher empfiehlt die Schiedsstelle den Arbeitgebern, unabhängig vom Bestehen einer Rechtspflicht auch im Falle des Verzichts auf § 16 ArbEG und der Aufgabe des Patents eine Vergütung für die tatsächliche Nutzung zu bezahlen, soweit diese innerhalb der Höchstschutzdauer des Patents erfolgt.
Haben Sie eine Diensterfindung gemacht? Oder sind Sie als Arbeitgeber über den Freigabeanspruch der Schutzrechte besorgt?
Die Patentanwaltskanzlei Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP verfügt über eine weitreichende Expertise im Bereich des Patentrechts und Erfinderrechts.
Gern vertreten wir Ihre Interessen sowohl vor der Schiedsstelle als auch in einem möglicherweise notwendig werdenden Gerichtsverfahren. Nutzen Sie unser unverbindliches Rückrufangebot.
Quellen:
Schiedsstelle des DPMA – Arb.Erf. 09/16
Bild:
Schreiben Sie einen Kommentar