Verzicht auf Rechtsmittel – Erteilungsbeschluss sofort bestandskräftig

Als Folge einer wirksamen Erklärung des Verzichts auf Rechtsmittel wird ein Erteilungsbeschluss auf eine Patentanmeldung in Deutschland bereits vor Ablauf der einmonatigen Beschwerdefrist bestandskräftig. Dann aber ist auch eine Teilung der Anmeldung nicht mehr möglich, urteilte das BPatG.

Einem Patentanmelder steht nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses eine Beschwerdefrist zu, in der auch eine Teilung der Anmeldung noch möglich ist. Doch Vorsicht: verzichtet der Patentanmelder wirksam auf das Rechtsmittel der Beschwerde, wird ein Erteilungsbeschluss sofort und auch vor Ablauf dieser Frist bestandskräftig. Und die Erteilung des Patents muss in Deutschland schon vor der Veröffentlichung wirksam sein- anders als in Europäischen Einspruchsverfahren.

Der Sachverhalt

In dem vor dem Bundespatentgericht im Oktober 2018 verhandelten Fall (7 W (pat) 10/18) erklärte die Patentinhaberin am 15. Dezember 2017 mit einem Telefax gegenüber dem Patentamt den Verzicht auf Rechtsmittel gegen den Erteilungsbeschluss (der ihr am 14. Dezember 2017 zugestellt wurde). Die Patentinhaberin ging davon aus, dass ihr eine Frist für Beschwerden, Einsprüche und auch Teilungserklärungen zustehe, und erklärte am 15. Januar 2018 die Teilung der Anmeldung. Am 1. Februar 2018 wurde die Erteilung des Patents im Patentblatt veröffentlicht.

Das Deutsche Patent- und Markenamts (DPMA) erklärte diese Teilungserklärung für unwirksam. Weil der Erteilungsbeschluss durch den zuvor erklärten Rechtsmittelverzicht bestandskräftig geworden sei, habe bei Eingang der Teilungserklärung keine Patentanmeldung, sondern bereits ein nicht mehr teilbares Patent vorgelegen. Die Patentinhaberin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Deutsches Patentrecht sieht Beschwerdefrist vor

Tatsächlich sieht das deutsche Patentrecht eine einmonatigen Beschwerdefrist (§ 73 Abs. 1 PatG) nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses auf eine Patentanmeldung vor. Ein Patentanmelder hat unmittelbar nach Erhalt eines Erteilungsbeschlusses daher immer die Wahl, auf Rechtsmittel zu verzichten mit dem Ziel, Wettbewerbern und potentiellen Lizenznehmern gegenüber unverzüglich die volle Wirkung seines veröffentlichten Schutzrechts zu beanspruchen oder aber sich Optionen zur Einlegung einer Beschwerde und zur Erklärung der Teilung in der Beschwerdefrist offen zu halten.

Aber verzichtet der Patentanmelder wirksam auf die Rechtsmittel gegen den Erteilungsbeschluss, ist das Anmeldeverfahren somit sofort beendet und die Anmeldung erstarkt in der Folge zum Vollrecht. Denn ein Rechtsmittelverzicht führt nach Entscheidung des BGH die Bestandskraft der betroffenen Entscheidung herbei (BGH NJW-RR 2018, 250 m. w. N.).

Präzedenzfall Graustufenbild des BGH

Die Patentinhaberin widersprach und berief sich auf den Beschluss vom 28. März 2000 (GRUR 2000, 688 – Graustufenbild), in dem der Bundesgerichtshof (BGH) die Teilungsmöglichkeit an die Beschwerdefrist koppele, denn nicht vor Ablauf dieser Frist erstarke eine Anmeldung zum Vollrecht. Doch das BPatG stellt dazu fest, dass nach dem dort zugrundeliegenden Sachverhalt gerade kein Rechtsmittelverzicht erklärt worden war, mithin keine vorzeitige Bestandskraft eingetreten war.

Europäische Regelung anders als die deutsche Regelung

Für Verwirrung sorgte auch, dass sich die Regelung für Europäische Einspruchsverfahren von der deutschen Regelung unterscheidet. Denn die Patentinhaberin reichte unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung eine internationale Patentanmeldung ein und gab dabei unter anderem Deutschland als Bestimmungsstaat an. Und im Europäischen Einspruchsverfahren wird die Erteilung eines Patents nach Art. 97 Abs. 3 EPÜ erst mit dem Hinweis im Europäischen Patentblatt wirksam. In Deutschland ist dies jedoch quasi umgekehrt: die Veröffentlichung der Patenterteilung nach § 58 Abs. 1 Satz 1 PatG setzt vielmehr einen bestandskräftigen Erteilungsbeschluss voraus.

Dass eine Teilung der Anmeldung wiederum nur möglich ist, solange der Erteilungsbeschluss noch nicht bestandskräftig geworden ist, ist bereits vom BGH entschieden (BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild).

Irrtum beim Absenden des Fax?

Der Verlust des Teilungsrechts ist nicht von einer entsprechenden Erklärung abhängig, sondern die Rechtsfolge des Eintritts der Bestandskraft des Beschlusses über die Erteilung des Patents. Daher hätte sich die Patentinhaberin auch nicht auf einen Irrtum beim Absenden des Fax berufen können – was sie im Übrigen auch nicht tat. Eine Anfechtung der Verzichtserklärung wegen Irrtums wäre nicht zulässig.

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Quelle:

Bundespatentgericht 7 W (pat) 10/18

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