Umschreibung eines Patents – mit Widerspruch

Die Umschreibung eines Patents kann jederzeit erfolgen, ist jedoch besonders wichtig bei Inhaberwechsel oder Umfirmierung. Bei einem Widerspruch gegen die Umschreibung kann ein rechtskräftiges Versäumnisurteil die Bewilligung der Umschreibung durch den bisherigen Patentinhaber ersetzen.

Umschreibung eines Patents

Nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Patentregister eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Der Nachweis ist durch Vorlage von Urkunden zu erbringen, aus denen sich zweifelsfrei die beantragte Rechtsänderung ergibt. Dazu muss dem Antrag, wenn dieser von den Rechtsnachfolgern gestellt wird, eine von den eingetragenen Patentinhabern unterschriebene Erklärung beigefügt werden, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen, § 28 Abs. 3 Nr. 2a DPMAV.

Widerspruch gegen Umschreibung einer Patents: Der Sachverhalt

In einem kürzlich vor dem Bundespatentgericht entschiedenen Fall (BPatG, 7 W (pat) 4/18) war eine solche Erklärung zum dem Antrag auf eine Patentumschreibung als Vereinbarung mit der Überschrift „Patentabtretung“ abgegeben worden. Die von dem Umschreibungsantrag unterrichtete Patentinhaberin und Antragsgegnerin trat dem Antrag auf Umschreibung entgegen. Gemäß der eingereichten Patentabtretung sei zwar das Recht aus dem Patent übertragen, jedoch sei keine Zustimmung zur Umschreibung im Register erteilt worden, argumentierte sie.

Das Deutsche Patent- und Markenamt gab dem Widerspruch statt und wies den Umschreibungsantrag im Mai 2017 zurück. Da dem Patentamt keine von allen Beteiligten unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht worden bzw. auch keine Einigung erzielt worden sei und die eingetragene Patentinhaberin ihren Widerspruch aufrechterhalten habe, sei der Umschreibungsantrag zurückzuweisen, begründete das DPMA die Entscheidung.

Ebenfalls 2017 sprach das Landgericht Düsseldorf ein vollstreckbares Versäumnisurteil aus (LG Düsseldorf, 22. November 2017, 4b O 141/17), wonach die dortige Beklagte, die Patentinhaberin im vorliegenden Fall, verurteilt wurde, ihre Zustimmung zu der Umschreibung des Patents gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erklären. Der Einspruch gegen dieses Versäumnisurteil wurde mit Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 11. September 2018, 4b O 141/17 als unzulässig verworfen. Damit wurde das Versäumnisurteil rechtskräftig.

Die Streitfrage vor dem Bundespatentgericht war daher:
Sind mit dem rechtskräftigen Versäumnisurteil des Landgerichts Düsseldorf die Voraussetzungen für eine Umschreibung des Patents auf die Antragstellerin erfüllt?

Rechtskräftiges Urteil ersetzt erforderliche Willenserklärung

Das Bundespatentgericht beantwortete diese Frage mit einem klaren Ja. Wenn ein Schuldner wie im vorliegenden Fall zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt worden sei, gelte die Erklärung und Bewilligung als abgegeben, sobald das Urteil die Rechtskraft erlangt hat (§ 894 ZPO). Dies ist hier der Fall. Die zivilrechtliche Umschreibungsbewilligungsklage sei damit rechtskräftig abgeschlossen. Das rechtskräftige Urteil „ersetzt“ die Erklärung in der für sie erforderlichen Form, urteilte das BPatG.

Materiell-rechtlicher Einwand ohne Erfolg

Die Antragsgegnerin und Patentinhaberin brachte auch einen materiell-rechtlichen Einwand in ihrem Widerspruch vor. Sie habe die Inhaberschaft an dem Patent bereits 2012 an die Firma E. übertragen. Zum Nachweis für diese Behauptung reichte sie einen zweisprachigen Patentübertragungsvertrag ein, der auch die Klausel enthielt, dass das Patent bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers bleibt.

Die Antragstellerin wandte ein, diese angebliche frühere Patentübertragung habe nicht stattgefunden, denn die Antragsgegnerin sei im Register noch immer als Patentinhaberin eingetragen und sie habe auch die fällige Jahresgebühr für 2017 bezahlt. Ganz abgesehen davon stellte das BPatG klar, dass dieser materiell-rechtliche Einwand ohnehin ohne Belang für diesen Fall sei.

Der Einwand, dass die eingetragene Patentinhaberin und Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Abtretung an die Antragstellerin nicht mehr Inhaberin des betroffenen Patents gewesen und daher die Abtretung an die Antragstellerin ins Leere gelaufen sei, hätte im Zivilrechtsstreit angebracht werden müssen, präzisierte das Gericht. Denn nach Vorlage eines formell rechtskräftigen Zivilgerichtsurteils über die Umschreibung sei hierfür im patentamtlichen Umschreibungsverfahren grundsätzlich kein Raum mehr.

Das BPatG hob daher die Entscheidung des DPMA auf und ordnete die Vornahme der beantragten Umschreibung und Registeränderung im Patentregister an.

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Quellen:

Urteil des BPatG 7 W (pat) 4/18

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