U. S. Court: Patentanspruch aus dem Ausdruck "effektiv zu katalysieren"?

Lässt die sprachliche Beschreibung eines Patents eine unbestimmte, unübersichtlich große Anzahl von Ansprüchen aus diesem Patent zu, kann es für ungültig erklärt werden. Das U.S. Bundesberufungsgericht entschied, ob der Ausdruck „effective to catalyze“ einen Patentanspruch rechtfertigt.

Keine objektiven Grenzen für „effective“

Im Mittelpunkt des Konflikts steht ein entsprechendes Patent der BASF Corp., Prozessgegner ist Johnson Matthey Inc. (No. 2016-1770, 2017 WL 5559629). Das Patent der BASF Corp. (Nr. 8.524.185) beschreibt eine teilweise zweischichtige Anordnung von Materialien, die zur Umwandlung von Abgasen „effektiv katalysieren“. 2014 verklagte die BASF den Wettbewerber Johnson Matthey Inc. wegen Verletzung dieses Patents. Johnson Matthey legte Widerspruch ein.

Der Beklagte Johnson Matthey konzentrierte sich auf die katalytischen Materialien und argumentierte, dass die Sprache „effektiv zu katalysieren“ funktionsfähig sei und dass es keine objektiven Grenzen für die erforderliche Effektivität oder die Messung der Effektivität gebe. Das Bezirksgericht U.S. District Court Delaware stimmte mit Johnson überein und entschied, dass die Ansprüche aus dem BASF Patent unter 35 U.S.C. zu unbestimmt seien und daher ungültig.

BASF siegreich vor dem U. S. Bundesberufungsgericht

Das Bundesberufungsgericht(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) hat nun Ende 2017 die Entscheidung des U.S. District Court Delaware aufgehoben. Der Federal Circuit entschied, dass sich die Erfindung auf den zweischichtigen Aufbau bezog, nicht auf die Auswahl bestimmter Katalysatoren oder Materialien. Der Federal Circuit fand in diesem Zusammenhang wichtig, dass es keinen Streit über die Materialien gab, die in der Lage waren, die beanspruchten Reaktionen zu katalysieren, und dass es objektive Tests gab, um die Wirksamkeit der Katalysatoren zu bestimmen.

In Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014), hat der Supreme Court 2014 einen Standard („reasonable certainty“) eingeführt für die Analyse der Bestimmtheit von einem Patentanspruch, der in einer Reihe von Fällen angewandt wird. Demnach sei ein Patent gemäß 35 U.S.C. § 112 zu unbestimmt, wenn der Anspruch es versäume, „mit angemessener Sicherheit die Fachkräfte über den Umfang der Erfindung zu informieren“. Angemessene Sicherheit erfordere aber keine absolute oder mathematische Präzision.

Letztlich ist also gar nicht entschieden, ob der Ausdruck„effective to catalyze“ nicht tatsächlich zu unbestimmt für einen Patentanspruch wäre. Da aber im BASF Patent der Kontext „zweischichtiger Aufbau“ nicht in direktem Zusammenhang mit der „effektiven“ Sprache stand, bestätigte das Bundesberufungsgericht die Patentansprüche von BASF und hob die Entscheidung des U.S. District Court Delaware auf.