Verwechslungsgefahr und Herkunftsgarantie: Unionsmarke vs. ältere nationale Firma

GUGLER France verlor vor dem EuG den Markenstreit um die Unionsbildmarke GUGLER. Im Mittelpunkt stand die Frage einer Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Herkunftsfunktion der strittigen Marke im Vergleich zur älteren nationalen Firma GUGLER France.

Begonnen hatte die Auseinandersetzung 2007, als für die deutsche Klägerin Gugler GmbH (Rechtsvorgängerin des Klägers Herrn Alexander Gugler) beim Europäischen Patent- und Markenamt die Unionsbildmarke GUGLER eingetragen wurde.

Die französische Firma GUGLER France beantragte 2010 eine Nichtigerklärung dieser Marke und berief sich auf die eigene ältere Firma GUGLER France. Der Antrag war zum einen damit begründet, die Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei (gemäß Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der EU-Verordnung 2017/1001). Zudem berief sie sich auf das französische Recht, die Benutzung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr zu untersagen.

Nicht erfüllt sei die Voraussetzung für eine Verwirkung durch Duldung, nämlich dass GUGLER France von der Benutzung der angegriffenen Marke in Frankreich seit fünf Jahren Kenntnis gehabt und diese Benutzung geduldet habe.

Das Europäische Gericht (EuG) wies im Rahmen seines jetzigen Urteils auf die geltende Rechtsprechung hin. Demnach ist auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke erworben worden sind und wenn dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009).

Auch ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt (Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009).

Beschwerdekammer hatte Verwechslungsgefahr festgestellt

Der deutsche Kläger machte geltend, er habe bis Oktober 2009 seine Tätigkeit in enger Geschäftsbeziehung mit der GUGLER France ausgeübt. Die von der französischen Firma vertriebenen Waren hätten von der Gugler GmbH gestammt und GUGLER France auch auf deren deutschen Ursprung hingewiesen. Die maßgeblichen Verkehrskreise hätten daher über deren Ursprung nicht in die Irre geführt werden können, und es bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hatte die Argumente des deutschen Klägers zurückgewiesen. Es gebe keine Beweise dafür, dass das Bestehen der Vertriebsvereinbarung öffentlich bekannt gewesen sei; ferner verleihe der Umstand, dass die in Deutschland hergestellten Waren in Frankreich unter der Marke GUGLER vertrieben worden seien, der Gugler GmbH in Frankreich kein Recht an dieser Marke, weil nach französischem Recht die Benutzung einer Marke keine ausschließlichen Rechte an ihr begründe.

EuG sieht keine Verwechslungsgefahr

Das EuG widersprach der Entscheidung der Beschwerdekammer. Die Beschwerdekammer habe selbst und zurecht festgestellt, dass sich der Begriff der Verwechslungsgefahr im französischen Recht nicht von dem im Unionsrecht unterscheide, und für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) die aufgestellten Kriterien somit zu Recht analog herangezogen.

Der EuG erinnerte zunächst daran, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke maßgeblich sei, also der August 2003, und nicht der Zeitpunkt der Eintragung der Marke in 2007.

Damit die Herkunftsgarantie, die die Hauptfunktion einer Marke darstellt, gewährleistet werden kann, müsse der Markeninhaber vor Konkurrenten geschützt werden, die unter Missbrauch der Stellung und des guten Rufes der Marke widerrechtlich mit dieser Marke versehene Waren veräußern, stellte der EuG grundsätzlich klar.

Im vorliegenden Fall verhalte es sich aber gerade so, dass die von der angegriffenen Marke erfassten Waren von der Gugler GmbH hergestellt wurden und der Inhaber der älteren französischen Firma der Vertreiber dieser Waren war. Daher handelte es sich um einen Fall, in dem der Umstand, dass der Verbraucher glauben könnte, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten, keinen Irrtum über ihre Herkunft darstellt.

Das Gericht betonte nochmals, dass nicht genaue betriebliche Herkunft, sondern die Wahrnehmung der Verbraucher entscheidend für eine mögliche Feststellung einer Verwechslungsgefahr ist. Daher sei es auch – entgegen der Entscheidung der Beschwerdekammer – nicht relevant, ob die Vertriebsvereinbarungen überhaupt bekannt gewesen seien. Die wirtschaftliche Verbindung, die nachweislich zwischen der der älteren französischen Firma und der deutschen Gugler GmbH zum Zeitpunkt der Anmeldung bestand, stehe der Feststellung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr entgegen. Die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO vom Januar 2017 (R 1008/2016-1) wird mit diesem Urteil aufgehoben.