US Markenrecht modernisiert: Schneller und besser für Markenanfechtungen

Das US Markenrecht wurde zum Jahreswechsel modernisiert: die Änderungen sind wesentlich für die Strategie zu Widerspruch und Klagen gegen unberechtigte Markenanmeldungen in den USA. Vor allem die älteren Markeninhaber werden in Widerspruch und Klagen gegen unberechtigte US Markenanmeldungen gestärkt.

Denn die Änderungen, die mit Unterzeichnung des Trademark Modernization Act of 2020 (TMA) das bisherige US Markenrecht modernisieren (unterzeichnet am 27. Dezember 2020), beziehen sich vor allem auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen, Anfechtungen einer US Marke wegen Nichtbenutzung der Marke und Widerspruch gegen unberechtigte Markenanmeldungen. Das Ziel der Änderungen ist es, die älteren Markeninhaber in Widerspruch und Klagen gegen unberechtigte US Markenanmeldungen zu stärken.

Denn schon seit längerem sehen sich die USA mit ungenauen und falschen Benutzungsangaben in Markenanmeldungen konfrontiert, die US Presse spricht von “Flutung mit ausländischen Markenanmeldungen” – oftmals aus China kommend.

Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen

Neu und wesentlich für die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen ist die Änderung des Abschnitt 34 (a) des Trademark Act von 1946 (15 U.S.C. 1116(a)). Grundsätzlich gilt demnach nun die gesetzliche Unterstellung, dass durch eine Markenverletzung immer ein “irreparabler Schaden” entsteht. Diese Annahme kann zwar widerlegt werden, doch von nun an hat der Beklagte die Beweislast.

Diese Änderung wird es für Markeninhaber wesentlich erleichtern, Unterlassungsansprüche geltend zu machen, denn der Nachweis eines “irreparablen Schadens” in Markenrechtsfällen konnte bisher zeitaufwendig und vor allem auch kostspielig sein, z. B. durch teure Verbraucherumfragen. Die neue automatische Vermutung erhöht erheblich die Wahrscheinlichkeit des Markeninhabers, einen Unterlassungsanspruch nicht nur geltend machen zu können, sondern auch zu erhalten.

Die neue gesetzliche Vermutung eines „irreparablen Schadens“ gilt in US-Bundesmarken- und unlauteren Wettbewerbsfällen.

Anfechtung einer US Marke wegen Nichtbenutzung der Marke

In den USA ist – wie auch in Deutschland und in der EU – Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer Marke ihre gewerbliche Nutzung. Wird eine Marke wenig, gar nicht oder in veränderter Form genutzt, kann sie angefochten werden. Allerdings gilt in der EU und auch in Deutschland eine Benutzungs-Schonfrist von 5-Jahren für den Beginn der ernsthaften Benutzung einer Marke, beispielsweise bei einem StartUp.

Das TMA stellt nun zwei neue Verfahren für Dritte zur Verfügung, die Anfechtungen wegen Nichtbenutzung einer Marke leichter und schneller ermöglichen sollen. Dies erlaubt es Dritten, ex parte Verfahren vor dem U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) einzuleiten, um eine Markenregistrierung auf der Grundlage zu löschen oder erneut zu prüfen, und zwar als

Ex parte Löschungen, für Markeneintragungen, die nie im Handel benutzt wurden oder nie für die in der Registrierung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen benutzt wurden.
Ein Antrag auf Löschung muss innerhalb von 3 Jahren nach Erteilung der Registrierung gestellt werden und
Ex-parte Überprüfungen bzw. Neuüberprüfungen für Markeneintragungen, die nicht (mehr) in Gebrauch sind.
Ein Antrag auf Überprüfung muss innerhalb von 5 Jahren nach Erteilung der Restrierung gestellt werden

Widerspruch gegen unberechtigte Markenanmeldungen: beschleunigt

Auch der Widerspruch gegen unberechtigte Markenanmeldungen soll deutlich beschleunigt werden, nämlich bereits vor der Veröffentlichung der Markenanmeldung das Verfahren zum Widerspruch mit vollumfänglichen Beweisen führen zu können. Bereits während der Prüfung sollen Beweise gegen die Eintragung einer anhängigen Anmeldung direkt in die USPTO-Akte eingereicht werden können.

Das USPTO ist nun aufgefordert durch das TMA, innerhalb dieses Jahres ein entsprechendes Verfahren einzurichten.

Hintergrund dazu ist die bisherige Praxis, nach der ein USPTO-Prüfer einen weiten Ermessensspielraum hat, Beweise für Anfechtungen einer Markenanmeldung zu ignorieren. Daher sind bisher Anfechtungen von noch nicht eingetragenen Markenanmeldungen meist nicht mehr als informelle Protestschreiben.

Dies soll sich nun ändern mit dem neuen Verfahren zum Widerspruch gegen unberechtigte Markenanmeldungen und macht es gleichzeitig noch attraktiver, eine professionelle Markenüberwachung durchzuführen. Denn so können unberechtigte Markeneintragen leichter kostengünstig verhindert werden, vor allem ohne ein Streitverfahren. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne darauf an.

Kürzere Antwortfristen für Markenanmelder in den USA

Schneller und besser für die älteren Markeninhaber sollen die neuen Änderungen das US Markenrecht machen, daher sieht das TMA auch kürzere Antwortfristen für das USPTO vor. Anstelle der bisher üblichen sechsmonatigen Frist kann das USPTO nun kürzere Fristen (zwischen 60 Tagen und sechs Monaten) für die Beantwortung von Amtsbescheiden festlegen. Markenanmelder müssen daher möglicherweise schneller reagieren, um Fristverlängerungen zu erhalten.

Bereits seit August 2019 gilt übrigens die Anforderung für Markenanmelder in den USA, die nicht in den USA ansässig sind, US-lizenzierte Anwälte mit der Einreichung und Verfolgung von Markenanmeldungen beauftragen zu müssen. Seit Februar 2020 ist auch eine E-Mail-Adresse für jeden Markenanmelder vorgeschrieben. Sprechen Sie uns bei Interesse an einer US Markenanmeldung gerne an.

Unsere Anwälte verfügen über langjährige Expertise im Markenrecht sowie im gesamten Gewerblichen Rechtsschutz und sind berechtigt, Sie vor jedem Gericht zu vertreten – in Deutschland und auch international. Auch verfügen wir ein internationales Netzwerk mit lizensierten Anwälten.
Nehmen Sie bei Interesse gerne Kontakt auf.