Nutzungsrecht auf eine Marke: Markenübertragung oder Markenlizenz?

Markenübertragung oder Markenlizenz? Das OLG Nürnberg urteilte in einem interessanten Fall um ein Nutzungsrecht auf eine Marke mit einer Leitsatzentscheidung. Markenübertragung, der „Kauf“ eines Nutzungsrechts auf eine Marke, Markenlizenz sowie Umschreibung und Insolvenz sind darin die relevanten Aspekte.

Grundsätzlich kann ein Markeninhaber eine Marke auf einen anderen teilweise oder komplett eine Marke übertragen. Neben einer solchen Markenübertragung können auch Markenlizenzen für bestimmte Nutzungsrechte vergeben werden. Und in einem solchen Fall urteilte jetzt das OLG Nürnberg (Urteil v. 08.06.2021 – 3 U 2202/20).

Markenübertragung oder Markenlizenz – der Sachverhalt

Über verschiedene markenvertragliche Verträge wurden im Zeitraum ab 1983 insgesamt sechs streitgegenständliche Marken an andere Markeninhaber weitergegeben, durch Markenübertragung und schließlich durch Markenerwerb. Es kam zu Klagen und Widerklagen, in denen es letztlich immer um Feststellung des wirklichen Markeninhabers ging.

Vor Gericht (erstinstanzlich dem LG Nürnberg, Juni 2020) ging es primär um eine Unterlassungsklage der Klägerin, derzeit eingetragen als Inhaberin von zwei EU-Marken, je eine Unionswortmarke und eine Unionsbildmarke mit dem Namen „M… P…“. und dem Zusatz DESIGN. Außerdem hatte die Klägerin von der ersten Markeninhaberin von „M… P…“ Marken im Zuge von deren Insolvenz die Klagemarke gekauft – die Marke IR 556 781 „M… P…“, auf sie ihre Unterlassungsklage stützte.

Das LG Nürnberg gab dieser Klage statt. Die Beklagten wurden verurteilt, die Nutzung der Marke „M… P…“  zu unterlassen. Die Beklagten sahen sich vergeblich zur Verwendung der Bezeichnungen berechtigt, da sie über einen Kaufvertrag über Nutzungsrechte an zwei deutschen Marken „M… P…“ von 1985 verfügten. In diesem „Kaufvertrag über Nutzungsrechte“ an den deutschen Marken hatten die Beklagten das nicht ausschließliche Nutzungsrecht des Namens „M… P…“ gekauft sowie der Schriftzug dieses Namens.

Gegen diese Entscheidung des LG wendeten sich die Beklagten und klagten vor dem OLG Nürnberg.

Umschreibungsbewilligungsklage zulässig

Der wahre Inhaber des Markenrechts kann mit einer zivilrechtlichen Umschreibungsbewilligungsklage von dem zu Unrecht im Register Eingetragenen die Abgabe der Zustimmung zur Umschreibung auf sich verlangen, urteilte das OLG und formulierte dies auch als Leitsatzentscheidung. Eine Markenübertragung der Widerklagemarken erfolgte jedoch nicht durch den „Kaufvertrag über Nutzungsrechte“ von 1985, entschied das Gericht. Gerade die Charakterisierung des Nutzungsrechts als „nicht ausschließliches“ zeige, dass den Parteien vertraut war, zwischen ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen zu unterscheiden (vgl. § 30 Abs. 1 MarkenG).

Nutzungsrecht auf eine Marke ist keine Markenübertragung

Es handelte sich nach Ansicht des OLG Nürnberg daher eindeutig um eine Markenlizenz. Bei der Auslegung von markenrechtlichen Verträgen, insbesondere der Abgrenzung von Nutzungsrechtseinräumungen zu Markenrechtsübertragungen, sind laut OLG Entscheidung neben dem Wortlaut der Vereinbarung auch weitere Umstände – wie nachfolgend von den Parteien getroffene Vereinbarungen mit Drittunternehmen oder das Unterlassen der Korrektur des Markenregisters – zu berücksichtigen. Vorliegend gab es beispielsweise Vereinbarungen mit Drittunternehmen (u. a. Franchise Verträge mit Einräumung von Nutzungsrechten).

Entsprechend berücksichtigte das Gericht, gegen eine Markenübertragung spreche auch, dass in dem Vertrag keine Regelungen über die Eintragung des Rechtsübergangs der Vertragsmarke im Markenregister enthalten sind (vgl. § 28 DPMAV). Und ohnehin komme dem Begriff des „Kaufs“ der Marke keine Bedeutung zu, stellte das Gericht fest. Vielmehr wurde mit diesem Ausdruck die Lizensierung einer Marke bezeichnet, und dies wurde nur laienhaft als „Kauf“ benannt.

Benutzung der Marke und Insolvenzverfahren

Die Frage der Benutzung der Marken verband sich im vorliegenden Fall mit dem Insolvenzverfahren. „Rein wirtschaftliche Probleme, etwa finanzielle Schwierigkeiten des Markeninhabers, stellen regelmäßig keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke dar, da sie nicht unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten“, entschied das OLG Nürnberg als Leitsatz. Etwas anderes könne gelten, ergänzte das Gericht, wenn im Rahmen eines Insolvenzverfahrens ein gerichtliches Verfügungsverbot erlassen wird. Es sei dann jedoch zu prüfen, ob es sich dabei um einen nur vorübergehenden Hinderungsgrund handelt, der nicht dazu führt, dass der Lauf der Benutzungsschonfrist gehemmt wird.

Im Übrigen stellt nach Entscheidung des OLG auch der einmalige Abverkauf von bereits produzierten und mit der streitgegenständlichen Marke gekennzeichneten Produkten des täglichen Bedarfs durch den Insolvenzverwalter an einen Abnehmer in der Regel keine rechtserhaltende Benutzung der Marke dar. Denn ein solcher Abverkauf in der Insolvenz dient nicht dazu, Marktanteile für die betroffenen Waren gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten, erläuterte das OLG Nürnberg.

Tatsächlich hatte die Klägerin wegen der Nutzung der Marken im Rahmen einer für die D…(Firma) produzierten Produktlinie mit Anwaltsschreiben vom 14.03.2017 eine Berechtigungsanfrage an die Fa. D… gesandt, die auch beantwortet wurde. Diese Nutzung war dann der Auslöser für die vorliegende Unterlassungsklage.

Es liegen keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UMV vor, entschied das OLG über die Nichtbenutzung. Demnach gilt grundsätzlich auch die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Maßgeblich ist dabei jedoch, betonte das Gericht, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen. Im vorliegenden Fall sei aber der Nachweis nicht gegeben, dass die maßgeblichen Nutzungen durch die Beklagten im relevanten Zeitraum mit (ausdrücklicher) Zustimmung der Markeninhaberin erfolgten – umso mehr, weil der Insolvenzverwalter ab Juli 2016 vorsorglich die weitere Erfüllung des Lizenzvertrages gemäß § 103 Abs. 1 InsO ablehnte und den Beklagten zu 1)  darüber auch informierte.

Das Urteil: Klage und Widerklage abgewiesen

Die Klägerin scheiterte dennoch ebenfalls. Denn aufgrund der von den Beklagten erhobenen Nichtbenutzungseinrede kann die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht auf die Klagemarken stützen, weil ihr der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke – der Marke IR 556 781 „M… P…“ – nicht gelungen ist, urteilte das OLG Nürnberg (Senat Beschluss vom 13.04.2021).

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth (vom 04.06.2020, Az. 19 O 3424/17), daher teilweise abgeändert: Sowohl die Klage und als auch die Widerklage werden abgewiesen, urteilte das OLG Nürnberg.

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Quelle: 

OLG Nürnberg, Urteil v. 08.06.2021 – 3 U 2202/20

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