Hickies keine Marke – trotz hippem Design und Neuheit

Eine Marke wird nicht schutzfähig, weil das Design neu ist und das Produkt einen neuen Trend im LifeStyle setzt. Die Markeneintragung der Hickies Schuhbänder als 3D Marke wurde für „Schuhverschlüsse“ vom EuG abgelehnt, obwohl Hickies Bänder als Marke bekannt sind und international gekauft werden.

Hickies (USA) ist bekannt für seine elastischen Schuhbänder, die anstelle von den klassischen Schnürbändern in die Schuhe gezogen werden können. Beliebt ist dies sowohl wegen dem praktischen Nutzen – kein Binden von Schuhbändern mehr – und den vielfachen Designs. Hickies bietet bunte, peppige Farben, Varianten von sportlich bis Glamour, unter anderem auch in einer Kooperation mit Swarowski.
Hickies wird international verkauft, über zahlreiche Online Shops und natürlich auch über Amazon. Große Stars und Schauspieler tragen Hickies, unter anderem Top-Modells wie Alexandra Ambrosio, Jessica Alba und Kendal Jenner.

Vor dem Europäischen Gericht (EuG) wurden die Hickies Schuhbänder gestern verhandelt wegen einem Markenstreit um die Marke. Hickies war 2012 gegründet worden und hatte schnell Erfolg mit dem neuen Trendprodukt für LifeStyle.

Entsprechend meldete Hickies 2017 ein dreidimensionales Zeichen in Form eines Schnürsenkels als 3D Marke für die EU an. Dieser Antrag wurde jedoch sowohl vom Prüfer des Markenamts als auch von Beschwerdekammer des EUIPO abgewiesen. Die angemeldete 3D Marke habe keine Unterscheidungskraft in der Nizza-Klasse 26 für die Waren „Schuhverschlüsse“, darunter auch „Schnürsenkel“ und „Näh- und Textildekorationsartikel“. Zugelassen wurde die Markeneintragung nur für „Schuhösen“ und „Schuhhaken“. Gegen diese Entscheidung klagte Hickies vor dem EuG.

Hickies beruft sich auf Neuheit

Hickies machte vor dem Europäischen Gericht vor allem geltend, dass das fragliche Zeichen keinen Schnürsenkel abbilde, vor allem aber, dass die Art des von ihr eingeführten und geschaffenen Verschlusssystems völlig neu sei und erheblich von den Normen und Gepflogenheiten des Schuhsektors abweiche. Denn nach allgemeiner Rechtsprechung zu 3D Marken weist eine Marke nur dann Unterscheidungskraft auf, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und damit ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt.

Elastische Schuhbänder = Schnürsenkel

Um die Frage zu klären, ob die angemeldete Marke einen Schnürsenkel abbildet, zog das Gericht das Oxford English Dictionary heran. Gemäß den dort zu findenden Definitionen zeige das strittige Zeichen Schuhbänder, urteilte der EuG, zudem spreche Hickies selbst von elastischen Schuhbändern.

Ein Schuhband aber sei laut Dictionary ein Schnürsenkel, das Binden sei dabei kein relevantes Kriterium, erläuterte das Gericht. Im Übrigen liege umso wahrscheinlicher keine Unterscheidungskraft vor, je mehr die Form, für die die Eintragung als Marke beantragt wird, der Form ähnelt, die die fragliche Ware am ehesten annehmen kann, ergänzte der EuG.

Internetrecherche in Online-Verkaufsplattformen

Die Beschwerdekammer hatte außerdem festgestellt, dass der von der angemeldeten Marke hervorgerufene Gesamteindruck auf die Kombination rein dekorativer oder funktioneller Elemente beschränkt sei und daher nicht geeignet sei, ihr als Ganzes betrachtet eine herkunftshinweisende Funktion. Die angemeldete Marke sei eine leicht abgewandelte Variante der typischen Formen für Schuhbänder oder Schnürsenkelersatz. Die Prüfungsabteilung belegte dies mit einer Internetrecherche, die Schuhbänder mit einer der angemeldeten Marke ähnlichen Form zeigten auf Online-Verkaufsplattformen.

Hickies argumentiere, dass die betreffenden Waren Produktfälschungen seien. Von einigen der Online-Verkaufsplattformen, sei bekannt, dass sie von Fälschern als Verkaufsinstrumente benutzt würden, machte die Klägerin geltend. Dies wies der EuG zurück und bestätigte die Ergebnisse der Internetrecherche. Das Gericht sei nicht zuständig, über die angebliche Fälschung zu entscheiden.

Neuheit der Ware

Vor allem aber berief sich Klägerin Hickies auf die Bekanntheit und den Erfolg ihrer Ware sowie die Neuheit der Ware, die Hickies zum Trendsetter mache.

Der EuG wies diese Argumentation jedoch zurück. Anders als bei einem Schutzanspruch für ein Design kann für eine Marke kein Schutz beansprucht werden, nur weil das Produkt neuartig ist. Originalität oder eine Neuheitsfeststellung bedeuten keine Unterscheidungskraft für eine Marke, machte das Gericht deutlich, und auch kein bereits bestehender Schutzanspruch als Geschmacksmuster.

Markenschutz und Designschutz grundlegend unterschiedlich

Der Schutz eines Geschmacksmusterrechts impliziere keine Unterscheidungskraft, da die Kriterien für die Prüfung dieser beiden Rechte grundlegend unterschiedlich sind, urteilte der EuG. Das entscheidende Kriterium die Schutzfähigkeit einer Marke ist, die Funktion der Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen. Der Schutz eines Geschmacksmusterrechts betrifft dagegen das Erscheinungsbild und beruht auf dessen Neuheit.

Erfolg der Ware muss durch Benutzung der Marke geltend gemacht werden

Auch der Erfolg der Ware begründe keine Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der EU Verordnung 2017/1001, ergänzte der EuG. Erfolg der Ware hätte stattdessen im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2017/1001 geltend gemacht werden könne, nämlich die erworbene Unterscheidungskraft der Marke durch die Benutzung der Marke. Dies war aber nicht erfolgt.

Der EuG wies daher die Klage von Hickies vollständig ab und bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer.

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Quelle: 

Urteil des EuG Hickies, EU:T:2020:32

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