Ernsthafte Benutzung der älteren Marke: Diesel erzielt Teilerfolg

Modehersteller Diesel hat einen Teilerfolg erzielt im Markenstreit um die bekannte Diesel Marke. Die ernsthafte Benutzung der älteren Marke wurde erfolgreich nachgewiesen für Damen- und Herren-Denim-Jeans und Schuhe, nicht jedoch für Taschen. Im Fokus: der Nachweis durch Print Anzeigen und Katalogseiten.

Mit dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichts (EuG) wird die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben und die ernsthafte Benutzung der älteren Marke von Diesel bestätigt in Bezug auf Damen- und Herren-Denim-Jeans und Schuhe. Das Urteil ist Teil eines mehrjährigen Markenstreits um die prägnanten Bildmarken der Modehersteller Diesel SpA (Spanien) gegen Sprinter megacentros del deporte, SL (Spanien).

Der Sachverhalt

Klägerin Diesel SpA wendete sich gegen die Markeneintragung von Sprinter für eine EU-Bildmarke, die eine gekrümmte und gewinkelte Linie darstellt – die Andeutung des Großbuchstaben D. Ein sehr ähnliches Zeichen steht seit 1999 unter dem Markenschutz von Diesel. Da zudem die neue ähnliche Bildmarke für die gleichen Waren (Lederwaren und Taschen in Nizza-Klasse 18 sowie Bekleidung und Schuhe in Nizza-Klasse 25) angemeldet wurde, für die auch die ältere Diesel-Marke Markenschutz beansprucht, machte Diesel Verwechslungsgefahr zur eigenen Marke geltend.

Das Verfahren wurde bereits 2017 einmal vor dem europäischen Gericht entschieden, das entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer bildliche Ähnlichkeiten feststellte und die Marken für klanglich und begrifflich identisch befand. Mit diesem Urteil (T-521/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:536) wurde dieser Fall an die EUIPO zurückverwiesen. Denn das Gericht hatte feststellt, dass die Beschwerdekammer weder einen Vergleich der Waren noch eine Beurteilung der vorgelegten Nachweise für die ernsthafte Benutzung vorgenommen habe, und wies darauf hin, dass die Beschwerdekammer diese Fragen zu beurteilen habe.

Mit der angefochtenen Entscheidung vom 3. August 2018 wies die Beschwerdekammer die Beschwerde von Diesel zurück. Die ernsthafte Benutzung der älteren Marke sei nicht ausreichend nachgewiesen.

Bildmarken Diesel und Sprinter — Links: Bildmarke von Sprinter; Rechts: beide ältere Bildmarken von Diesel

Voraussetzungen für den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke

Entsprechend erläuterte das Gericht in seinem heutigen Urteil einmal mehr die Erfordernisse und Voraussetzungen für den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke.

Die ernsthafte Benutzung einer Marke kann nicht anhand von Wahrscheinlichkeiten oder Vermutungen nachgewiesen werden, sondern muss durch solide und objektive Beweise für eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegt werden, führte der EuG aus. Dabei sei es nicht möglich, a priori und abstrakt zu bestimmen, welche quantitative Schwelle gewählt werden sollte, um festzustellen, ob die Benutzung ernsthaft ist; ebenso wenig kann eine De-minimis-Regel festgelegt werden.

Gemäß Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der älteren Marke für die Waren und Dienstleistungen bestehen, für die sie eingetragen ist und auf die der Widerspruch gestützt wird. Zwar sind diese Anforderungen an den Nachweis der Benutzung der älteren Marke kumulativ, dennoch besage diese Regel nicht, dass jedes Beweismittel notwendigerweise Auskunft über alle vier Elemente geben muss, erläuterte der EuG.

Im Übrigen sei nach ständiger Rechtsprechung die Anbringung der älteren Marke auf den Waren nicht erforderlich, um eine ernsthafte Benutzung in Bezug auf diese Waren nachzuweisen – sofern man einen Zusammenhang zwischen der Marke und dem Verkauf ihrer Waren herstellt, ergänzte der EuG.

Die bloße Existenz von Katalogen könne die Benutzung der älteren Marke nicht beweisen, aber dies dennoch wahrscheinlich und glaubwürdig machen. Ähnliches gilt für eidesstattliche Erklärungen: auch wenn sie für sich genommen als Beweismittel nicht ausreichen, können sie dennoch durch andere Beweismittel untermauert werden.

Katalogseiten nicht spezifisch genug

In Bezug auf die Diesel-Marke und dem von Diesel geführten Nachweis zur ernsthaften Benutzung der älteren Marke gab das Gericht der Klägerin Diesel teilweise in der Klage statt. Die ernsthafte Benutzung der älteren Marke konnte Diesel erfolgreich nachweisen für Damen- und Herren-Denim-Jeans und Schuhe, nicht jedoch für die Waren der Nizza-Klasse 18 wie Taschen und Lederwaren.

Denn die Waren der Nizza-Klasse 18 wurden durch Katalogauszüge nachgewiesen mit Verweis der Klägerin Diesel auf über 5 000 Verkaufsstellen in 80 Ländern; doch dies belege weder, dass diese Kataloge an potenzielle Kunden verteilt wurden, noch den Umfang einer etwaigen Verteilung oder die Zahl der Verkäufe von durch die älteren Marken geschützten Waren, entschied das Gericht. In Bezug auf die verkauften Waren sei dies nicht spezifisch genug.

In Bezug auf Waren der Nizza-Klasse 25 hatte Diesel mit seiner Klage jedoch einen Teilerfolg. Als Nachweis waren Anzeigen vorgelegt worden, die die Klägerin im relevanten Zeitraum in verschiedenen bekannten und weit verbreiteten Zeitschriften im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich geschaltet hatte. Die Beschwerdekammer hatte die bloße Vorlage von veröffentlichten Anzeigen als nicht ausreichend bewertet.

Anzeigen mit Preisangabe bestätigen Marktpräsenz

Der EuG sah das anders. Dass in einigen dieser Zeitschriften der Preis der Schuhe der Klägerin angegeben ist, bestätige, dass die Waren auf dem Markt präsent waren, erläuterte das Gericht.

Zudem wurden für die Jahre 2009 bis 2013 Nettoumsatzzahlen in dreistelliger Millionenhöhe und Zahlen über Werbeinvestitionen in zweistelliger Millionenhöhe genannt. Und nach der eidesstattlichen Erklärung beziehen sich die Zahlen der Werbeinvestitionen auf die Marken DIESEL und das “D-Logo”, und die Nettoumsatzzahlen beziehen sich auf Waren, auf denen das “D-Logo[s]” sichtbar ist.

Die Beschwerdekammer habe insofern in Bezug auf Schuhe zu Unrecht entschieden, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke für Schuhwaren der Klasse 25 nicht erbracht worden sei.

Damen- und Herren-Denim-Jeans

In Bezug auf Damen- und Herren-Denim-Jeans hatte die Beschwerdekammer den Nachweis aufgrund von schlechter Qualität der Reproduktionen als nicht ausreichend bewertet. Diesel hatte Fotos vorgelegt, die im Wesentlichen Jeans für Männer und Jeans für Frauen zeigten, vor allem auch Abbildungen von Denim-Jeans für Männer und Frauen aus Anzeigen in Zeitschriften. Doch auf den meisten Abbildungen war nicht eindeutig das Diesel-Zeichen zu erkennen. Nur ein Abdruck in der Zeitschrift Cosmopolitan im UK zeigte ein lesbares Zeichen, das die ältere Diesel-Marke bezeichnen kann. Da diese Zeitschriften sehr bekannt sind und folglich auch ihre Verbreitung als eine notorisch bekannte Tatsache anzusehen ist, habe Diesel damit den Nachweis erbracht der ernsthaften Benutzung der Diesel-Marke für Jeans für Männer und Frauen in Nizza-Klasse 25.

Den weiteren Klagegrund von Diesel, mit dem die Klägerin sehr dagegen wendete, dass der Nachweis nur auf die Unterkategorie der Herren- und Damen-Denim-Jeans in Klasse 25 und nicht auf die weiter gefassten Kategorien von Bekleidungsstücken oder sogar Hosen in dieser Klasse bezogen wurde, wies das Gericht allerdings zurück. Ein Nachweis zur ernsthaften Benutzung der Marke gewähre nur Schutz für die Unterkategorie oder Unterkategorien, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt wurde, urteilte der EuG.

Mit dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichts (EuG) wird die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer daher aufgehoben für Damen- und Herren-Denim-Jeans und Schuhe der Nizza-Klasse 25.