Ähnlichkeit und erwiesene Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke schließen eine Markeneintragung aus. Für eine nicht eingetragene ältere Marke ist dafür zudem der Nachweis nötig, dass es sich um bösgläubige Markenanmeldung handelt. In einem solchen Fall urteilte jetzt der EuG in „Outsource2india“.
Die Klägerin Flatworld Solutions Pvt Ltd (Indien) vermarktete ihre Outsourcing- und Subunternehmerleistungen in Deutschland mit dem Wortlaut „outsource2india“. Dabei arbeitete sie mit der Streithelferin Outsource2India Ltd (Deutschland) zusammen.
Zum Rechtsstreit kam es, als die Streithelferin die angefochtene Marke, die Unionsbildmarke outsource2india, zu einem Zeitpunkt anmeldete, als die Klägerin diesen Wortlaut nachweislich in ihrem Logo, in ihrer nicht eingetragenen Marke und in ihren Domänennamen nutzte. Von dem europäischen Gericht (EuG) wurde jetzt geurteilt, ob diese Markenanmeldung bösgläubig erfolgte.
Ähnliche Marke zu nicht eingetragener älterer Marke zulässig
Die bloße Benutzung einer nicht eingetragenen Marke schließt allerdings eine Markenanmeldung mit einer identischen oder ähnlichen Marke nicht grundsätzlich aus. Gegen die Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke kann der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke nur dann vorgehen, wenn er eine bösgläubige Markenanmeldung nachweisen kann.
Bösgläubige Markenanmeldung
Bösgläubige Markenanmeldung kann auf Grundlage von Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht werden. Voraussetzung ist dafür grundsätzlich, dass eine Ähnlichkeit der angefochtenen Marke mit dem älteren Zeichen vorliegt.
Der Begriff des „bösen Willens“ in den Rechtsvorschriften allerdings nicht definiert. Daher sind insbesondere alle für den Einzelfall relevanten Faktoren zu berücksichtigen zum Zeitpunkt der möglicherweise bösgläubigen Markenanmeldung.
Wesentliche Faktoren
Wesentliche Faktoren einer Bösgläubigen Markenanmeldung wurden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Fall Lindt & Sprüngli (EU:C:2009:361) um goldfarbene Schokoladenhasen bereits 2009 definiert:
- das Wissen des möglichen bösgläubigen Markenanmelders um das ältere, ähnliche Zeichen eines Dritten;
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten daran zu hindern, ein solches Zeichen weiterhin zu verwenden;
- die Art der angemeldeten Marke (bei beschränkter Wahlfreiheit der Mitbewerber hinsichtlich Form und Aufmachung einer Ware) ;
- und der Grad des Rechtsschutzes der beiden Marken, sowohl der älteren als auch der möglicherweise bösgläubigen Marke
Hinzu kommen folgende weitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen:
- der Ursprung des angefochtenen Zeichens und seine Verwendung seit seiner Entstehung;
- die Absicht des Inhabers der älteren Marke;
- die der Anmeldung des Zeichens als EU-Marke zugrunde liegende Geschäftslogik;
- und die Chronologie der Ereignisse im Vorfeld der Anmeldung;
Chronologie der Ereignisse
Vor allem die Chronologie war nach Meinung der Klägerin Flatworld Solutions Pvt Ltd nicht genügend von der Beschwerdekammer berücksichtigt worden in ihrer Entscheidung („angefochtene Entscheidung), dass die Markenanmeldung nicht bösgläubig erfolgt sei. Daher stand die E-Mail-Korrespondenz zwischen Klägerin und Streithelferin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Mittelpunkt der Verhandlung.
Die Streithelferin hatte am 4. November 2006 Kontakt mit der Klägerin aufgenommen hat, um eine Zusammenarbeit in der Europäischen Union vorzuschlagen, insbesondere in Deutschland. Die Klägerin willigte als nicht nicht-exklusive Zusammenarbeit ein und stellte Logos der Klägerin, die Website und Marketingmaterial zur Verfügung.
Nur wenige Wochen später, mit einer E-Mail vom 13. Dezember 2006 an die Klägerin, informierte die Streithelferin die Klägerin, dass sie ihr Unternehmen unter dem Namen Outsource2India Ltd. eingetragen habe. Es kam in der folgenden Korrespondenz zu einer Absichtserklärung der Streithelferin, den Namen ihrer Gesellschaft und ihrer Marke umzubenennen. Mit der E-Mail vom 19. März 2007 bestätigte die Klägerin der Streithelferin, dass die Streithelferin die Absichtserklärung unter Bezugnahme auf ihren neuen Namen neu formulieren könne.
Die Klägerin konnte daher zurecht erwarten, dass die Streithelferin den Namen ihrer Gesellschaft tatsächlich ändern würde, urteilte der EuG. Da die Streithelferin der Klägerin selbst die Absichtserklärung der eigenen Umbenennung mitgeteilt hatte, müsse die Klägerin keinen konkreten Antrag oder eine Aufforderung an die Streithelferin richten, ihren Namen zu ändern.
Mit der letzten E-Mail der vom 25. Mai 2007 teilte die Klägerin der Streithelferin mit, dass die Ähnlichkeiten zwischen ihren beiden Marken absichtlich zu groß seien. Einen Monat später meldete die Streithelferin dann die angefochtene Marke an.
Verwendung des Wortlauts „Outsource2india“ bösgläubig
Es sei daher der Schluss zu ziehen, führte das Gericht aus, dass die Streithelferin durch die weitere Verwendung und Hervorhebung des Wortlauts „outsource2india“ sowohl im Namen ihrer Marke als auch im Namen ihrer Gesellschaft bei der Anmeldung der angefochtenen Marke ihre eigenen Interessen zu fördern.
Dies sei umso deutlicher, da die Streithelferin selbst den Kontakt zur Klägerin und damit zur Verwendung des Wortlauts „Outsource2india“ hergestellt hatte. Darüber hinaus reichte die Streithelferin kurz nach Beendigung ihres vorvertraglichen Verhältnisses mit der Klägerin die Anmeldung der angefochtenen Marke ein. Alle diese Faktoren zeigten ihren bösen Willen, urteilte der EuG und hob die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer auf.
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