Unwired vs. Huawei: Neuer Rahmen für Lizensierung mit FRAND Konformität

Huawei steht nicht nur wegen der fehlenden Google Unterstützung für das neue Mate Modell im Fokus, sondern auch für das 5G Netzwerk. Das Düsseldorfer Berufungsgericht setzte in seinem Urteil  zwischen Unwired Planet und Huawei einen neuen Rahmen für FRAND Konformität und die Lizensierung von übertragenen SEP.

Lizensierung von SEPS nach FRAND Konformität

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen sogenannte standardessentielle Patente (SEP), also wesentliche Standardpatente vor allem im Bereich der Telekommunikation und der Netzwerktechnik sowie in technischen Standards. Sowohl nach Normen aus dem Kartellrecht als auch nach einem wegweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2015 in Huawei/ZTE (EU:C:2015:477) sind Patentinhaber von wesentlichen Standardpatenten verpflichtet, angemessene und faire Lizenzbedingungen an Wettbewerber anzubieten.

Dieses Urteil des EuGH ist auch bekannt für das darin vorgeschlagene sogenannte „Pingpong“ Verfahren, demnach ein SEP-Inhaber nur dann auf Unterlassung klagen kann, wenn er dem Patentverletzer vorher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen angeboten hat. Wie hoch aber die konkrete Lizenzgebühr in diesem Angebot sein darf, hat der EuGH nicht als Rahmen vorgegeben – und zu dieser Frage wird von den nationalen Gerichten unterschiedlich geurteilt.

Unwired vs. Huawei: der Sachverhalt

Im vorliegenden Fall begann das Verfahren Unwired gegen Huawei 2014, denn damals erwarb Unwired Planet sechs Patente von Ericsson, wesentlich für die Mobilfunkstandards GSM, UMTS und LTE. Das Streitpatent war von Ericsson an Unwired Planet mit dem zugelassenen Ziel übertragen worden, höhere Lizenzerlöse zu erzielen, entsprechend warf Unwired den Mobilfunkunternehmen vor, die Patente verletzt zu haben. Samsung, Google und Huawei wurden von Unwired in UK angegriffen, in Deutschland HTC, LG und ebenfalls Huawei.
Samsung, Google und LG schlossen daraufhin einen Vergleich mit Unwired Planet. Huawei und HTC entschieden sich für Verfahren vor Gericht.

In Deutschland war Huawei der Patentverletzung gegen das Streitpatent EP: 08 87 0057.0 für schuldig befunden worden und legte beim Düsseldorfer OLG Berufung gegen dieses Urteil ein. Das OLG Düsseldorf stellte die Verletzung von Huawei jedoch nicht in Frage. Doch das Düsseldorfer Berufungsgericht setzte mit seinem Urteil (2 U 31/16) auch einen neuen Rahmen für die Lizenzstandards für SEPS und die sogenannte FRAND Standards in Deutschland. Seit wenigen Wochen liegt das Urteil schriftlich vor.

Das Berufungsgericht Düsseldorf entschied, dass die Verpflichtung aus der FRAND-Erklärung des ursprünglichen SEP-Inhabers im Falle einer Übertragung der SEP auch ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende FRAND-Erklärung des Zessionars verbindlich ist. Von der bisherigen Lizenzpraxis könne der neue Patentinhaber nur dann abweichen, wenn er alle mit Dritten bestehenden früheren Lizenzverträge wirksam kündige oder deren Bedingungen ändere. Aber auch die höheren Lizenzgebühren müssen noch „fair“ und „angemessen“ sein. Damit plädierte das Gericht für klare FRAND-Regeln, um sicherzustellen, dass Lizenznehmer durch die Übertragung von SEPs nicht diskriminiert werden. Der neue der SEP-Inhaber trage im Übrigen die Beweislast, wenn es objektive Gründe gebe, die unterschiedlichen Lizenzhöhen zu rechtfertigen, führte das Gericht aus. Das Düsseldorfer Gericht bestätigte auch die Anwendung der Grundsätze des Huawei vs. ZTE-Urteils des EuGH mit wechselnden Verpflichtungen – „Pingpong Verfahren“ – des SEP-Inhabers und des willigen Lizenznehmers im Rahmen der FRAND-Lizenzverhandlungen.

High Court in UK bestätigt Konformität mit FRAND-Regeln

Bereits im letzten Jahr hatte der High Court in Großbritannien zwischen Unwired Planet und Huawei entschieden. Die Lizenz, die der Patentverwerter Unwired dem Mobilfunkhersteller Huawei für die Nutzung seiner Patente angeboten hatte, entspreche den FRAND-Regeln, hatte das englische Berufungsgericht des High Courts (A3/2017/1784) in einem vielbeachteten Urteil entschieden und wies die Berufungsklage von Huawei zurück. Das Gericht legte zudem die Lizenzbedingungen und damit die Höhe der Lizenzgebühren in diesem Fall fest. In UK ist damit eine vom Gericht festgelegte und verwaltete Lizenzvereinbarung ein denkbares Vorgehen, wenn sich Patentinhaber und Lizenznehmer nicht auf eine Lizenz einigen können.

OLG Düsseldorf sieht FRAND Konformität als nicht bewiesen

Dieses Festlegen der Lizenzbedingung wurde vom Düsseldorfer Berufungsgericht nicht als verbindlich angesehen, da dies nicht der freien unternehmerischen Entscheidungs- und Lizenzpraxis des SEP-Inhabers entspreche.

Das Düsseldorfer Gericht erklärte darüber hinaus, der SEP-Inhaber sei verpflichtet, den Inhalt aller Lizenzverträge offenzulegen, die der derzeitige und auch der bisherige SEP-Inhaber abgeschlossen haben. Mögliche Vertraulichkeitsinteressen und Geschäftsgeheimnisse könnten durch Maßnahmen im Verfahren geschützt werden, beispielsweise durch den Ausschluss der Öffentlichkeit von den vertraulichen Teilen des Verfahrens und durch eine Geheimhaltungsvereinbarung.

Da Unwired Planet jedoch nicht alle Drittlizenzen zur Verfügung gestellt hatte, vor allem auch nicht die von Ericcson, stellte das Gericht fest, dass Unwired Planet nicht ausreichend erläutert hatte, aus welchem Grund sein Lizenzangebot an die Beklagte als nichtdiskriminierend und damit FRAND-konform anzusehen sei. Es handelt sich um ein vorläufiges Urteil, Berufung ist für beide Parteien möglich.

Update und Ergänzung vom 16. Mai 2020:

Unwired und Huawei haben Ende April 2020 einen Vergleich geschlossen, der ihren Rechtsstreit sowohl in den USA und als auch in Deutschland beendet. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte, dass die Parteien den anhängigen FRAND-Fall (Aktenzeichen: 10 ZR 33/19) zurückgezogen haben. Das ist letztlich schade im Sinne der Rechtssicherheit. Für Deutschland war in dem Fall Unwired vs. Huawei gehofft worden, das ein BGH Urteil die FRAND-Rechtsprechung der deutschen Patentgerichte vereinheitlichen könnte.

Ebenfalls im April 2020 sah im Übrigen das OLG Düsseldorf (Akz. I-2 U 31/16) als erwiesen an, dass Huawei das Patent von Unwired Planet verletzte. Das Gericht forderte zugleich jedoch klare FRAND-Regeln, um sicherzustellen, dass die Übertragung von SEPs Lizenznehmer nicht diskriminiert.

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Quellen:

OLG Düsseldorf 2 U 31/16

EUGH EU:C:2015:477 „Huawei/ZTE „

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