Beschleunigung eines U. S. Patent Prüfungsverfahrens

Wer Interesse hat, sein Patent in den U.S.A. als amerikanisches Patent schützen zu lassen, hat zur Beschleunigung des U. S. Prüfungsverfahrens mehrere Optionen zu Beschleunigung. Wir zeigen insbesondere die Möglichkeiten auf, die nicht auf dem sogenannten Patent Prosecution Highway beruhen.

Internationale Patentanmeldungen – PPH und PCT

Schon seit einigen Jahren bemühen sich die nationalen und internationalen Patentämter um vereinfachte und im Idealfall auch schnellere Anmeldemöglichkeiten für Patente. „Der Patent Prosecution Highway (PPH) ermöglicht die gegenseitige Nutzung von Arbeitsergebnissen der teilnehmenden Ämter“, beschreibt das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). „Dadurch wird das Patentprüfungsverfahren effizienter – und damit nutzerfreundlicher – gestaltet und die Qualität der Prüfung verbessert. Der Globale Patent Prosecution Highway (GPPH) ist ein multilaterales Pilotprojekt, an dem sich alle nationalen und regionalen Patentämter beteiligen können. Neben dem DPMA nehmen 21 weitere Patentbehörden  weltweit am GPPH teil (Stand: Januar 2017)“ (Zitat: DPMA).

Der Patent Prosecution Highway wurde eingerichtet, um einem Anmelder, dessen Ansprüche im Amt der Erstanmeldung für zulässig und patentierbar befunden werden, die Möglichkeit zu geben, die entsprechende Anmeldung beim Amt der Nachanmeldung vorzeitig zur Prüfung einzureichen. Insbesondere ermöglicht dem Amt der Nachanmeldung, die Recherchen- und Prüfungsergebnisse des Amts der Erstanmeldung zu verwerten; dies vor allem beschleunigt die Patentanmeldung.

PCT Anmeldung vereinfacht die Patentanmeldung im Ausland

Grundsätzlich wird eine Patentanmeldung, die auf dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beruht, als PCT Anmeldung bezeichnet. Sie führt nicht zu einem Internationalen Patent, sondern ist als Option auf spätere nationale Anmeldungen zu verstehen. Eine PCT Anmeldung stellt ein Bündel mehrerer Anmeldungen dar, das sich zu nationalen Erteilungsverfahren und somit Schutzrechten in den jeweiligen Staaten aufspaltet. Daher muss der Anmelder von vornherein festlegen, für welche Mitgliedsstaaten seine Patentanmeldung erfolgen soll (Bestimmungsländer). Die Anmeldung erfolgt über eine Übermittlungsbehörde, die die gewünschte Anmeldung an die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) übermittelt. Diese steuert das weitere internationale Verfahren.

Denn um im Ausland ein Patent zu erhalten, muss der Anmelder grundsätzlich beim jeweiligen nationalen Patentamt eine gesonderte Anmeldung einreichen – ein aufwändiges und teures Verfahren. Dies wird durch PCT Anmeldungen vereinfacht: Das PCT-Verfahren beginnt mit einer sog. internationalen Phase, in der die Formalprüfung erfolgt, und geht anschließend in die sog. nationale Phase über.
Das DPMA weist auf folgendes hin: Vor Fristablauf (i.d.R. 30 Monate ab Prioritätsdatum) muss der Anmelder vor jedem einzelnen Bestimmungsamt das Verfahren weiterführen, die nationalen Gebühren bezahlen, eine Übersetzung einreichen und sonstige nationale Bestimmungen beachten.

Beschleunigung des Patent Prüfungsverfahrens in den USA

Insbesondere für Patentanmeldungen in den USA stehen aber noch weitere Optionen zur Beschleunigung des Patent Prüfungsverfahrens zur Verfügung.

Prioritized Examination

Die Prioritized Examination wird auch als Track-1 Examination bezeichnet. Es darf weder eine PCT Anmeldung noch eine Design Anmeldung sein. Infrage kommen eine U. S. nationale Utility oder Plant Anmeldung für diesen Weg. Unbedingt zu beachten ist, dass es ein Kontingent von maximal 10.000 Anträgen pro Geschäftsjahr des amerikanischen Patentamts (USPTO) gibt, die auch annähernd oder ganz ausgeschöpft werden. Im Jahr 2017 wurden durchschnittlich ca. 800 Anträge pro Monat gestellt.

Anforderungen:

• nicht mehr als 30 Ansprüche insgesamt
• nicht mehr als 4 unabhängige Ansprüche

Kosten:

	Large entity	Small entity	Micro entity
Antragsgebühren	$ 4000	$ 2000	$ 1000
Bearbeitungsgebühren	$ 140	$ 70	$ 35

Hinweis: Diese Kosten entstehen zusätzlich zu den Amtsgebühren zur Einreichung einer Anmeldung.

Accelerated Examination

Die Accelerated Examination muss eine U. S. nationale Anmeldung sein;  es darf sich nicht um eine PCT Anmeldung handeln. Die Zeit von der Einreichung der Anmeldung bis zur Entscheidung über die Gewährung oder Ablehnung beträgt in dem Accelerated Examination Verfahren durchschnittlich ca. 13 Monate. Es ist unbedingt erforderlich, ein sogenanntes „Accelerated Examination Support Document“ (AESD) zu erstellen, das bestimmten formalen Anforderungen entsprechen muss.

Anforderungen:

• nicht mehr als 20 Ansprüche insgesamt
• nicht mehr als 3 unabhängige Ansprüche
• Durchführung einer Recherche zum Stand der Technik
• Erstellung eines „Accelerated Examination Support Document“ (AESD)

Das AESD mus die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Auflistung, wo jedes Merkmal des Anspruchs in einer in der Recherche aufgefundenen Druckschrift offenbart wird
• Detaillierte Erklärung, wie jeder Anspruch vom aufgefundenen Stand der Technik abgrenzbar ist
• Detaillierte Erklärung der Anwendbarkeit der in den Ansprüchen definierten Erfindung
• Identifizierung von in der Recherche aufgefundenen Druckschriften, die als Stand der Technik disqualifiziert werden können
• Nachweis, wo jedes in den Ansprüchen aufgeführte Merkmal in der Beschreibung Unterstützung findet

Kosten:

	Large entity	Small entity	Micro entity
Antragsgebühren	$ 140	$ 70	$ 35

Hinweis: Diese Kosten entstehen zusätzlich zu den Amtsgebühren zur Einreichung einer Anmeldung. Die Kosten für die Durchführung der Recherche zum Stand der Technik hängen von der Komplexität der Erfindung ab; sie bewegen sich häufig im vierstelligen Bereich.

Ein weiterer Kostenfaktor sind die Anwaltskosten für die Erstellung des AESD. Abhängig vom Umfang der Anmeldung und des aufgefundenen Standes der Technik kann der Aufwand hier mehrere Stunden betragen.

First Action Interview Pilot

Das First Action Interview Pilot Programm bietet die Möglichkeit, sehr frühzeitig mit dem Prüfer zu kommunizieren und die Anmeldung zu besprechen. Dies ist sehr hilfreich, bevor der Prüfer einen formellen Prüfungsbescheid erstellt.

Wenn ein Antrag für ein First Action Interview gestellt wird, führt der Prüfer eine initiale Recherche durch. Wenn die Anmeldung nach dieser initialen Recherche nicht gewährbar ist, dann erstellt der Prüfer ein sogenanntes Pre-Interview Communication Dokument. Hierin werden die aufgefundenen Druckschriften und die Zurückweisung klar identifiziert. Der Anmelder hat dann die Möglichkeit, in einem Interview die Pre-Interview  Communication mit dem Prüfer zu besprechen, Argumente vorzulegen und gegebenenfalls Änderungen der Ansprüche vorzunehmen.

Anforderungen:

• muss Utility Anmeldung sein, PCT Anmeldung erlaubt (aber keine Designanmeldung!)
• nicht mehr als 20 Ansprüche insgesamt
• nicht mehr als 3 unabhängige Ansprüche
• muss vor dem ersten substantiven Prüfungsbescheid beantragt werden

Hinweis: Amtsgebühren fallen für das First Action Interview nicht an.

Prüfungsverfahren mit First Action Interview gelten als durchschnittlich ca. 5 Monate kürzer als Verfahren ohne First Action Interview.

Zusammenfassung

Das erstgenannte Priorized Examination Verfahren hat die höchsten anfänglichen Amtskosten, ist aber auf der anderen Seite das schnellste Verfahren. Auch sollte man bedenken, dass bei dem Accelerated Examination Verfahren zusätzliche Kosten für die Recherche des Standes der Technik und die Anwaltskosten für die Erstellung des AESD hinzukommen. Unter Umständen kann dies sogar bedeuten, dass die Kosten der beiden Verfahren geradezu gleich sind. Außerdem besteht im Accelerated Examination Verfahren die Gefahr, dass der Schutzumfang durch ein sogenanntes estoppel eingeschränkt werden kann – je nachdem, wie die Argumentation zum Stand der Technik bewertet wird. Eine enge Auslegung des Schutzumfangs ist aber von Nachteil, denn bei einer potentiellen Patentverletzung können die Ansprüche auf das Patent dann nicht mehr breit ausgelegt werden.

 

Quellen:

DPMA: Der Patent Prosecution Highway (PPH)

Merkblatt des DPMA zu PCT Anmeldungen

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