Merck ist nicht nur ein weltbekanntes Pharmaunternehmen – sondern zwei. Die deutsche Merck KGaA und das US Pendant Merck & Co haben gleichrangige Namensrechte und einen Koexistenzvertrag – und führen seit Jahren einen internationalen Markenstreit darum. Der Grund: globale Wahrnehmung im Internet.
Merck wurde als deutsches pharmazeutisch-chemisches Unternehmen vor mehr als 200 Jahren in Deutschland gegründet. Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete es in den U. S. A. eine Tochtergesellschaft, die 1908 in die Aktiengesellschaft Merck & Co. Inc. umgewandelt wurde. Doch im Verlauf des 1. Weltkriegs beschlagnahmten die USA diese U.S. Tochter von Merck; 1919 erwarb der inzwischen US-Staatsbürger gewordene George W. Merck die Anteile von der US-Regierung zurück. Seitdem sind Merck KGaA und Merck & Co zwei völlig getrennte, unabhängige Unternehmen – mit gleichrangigen Namensrechten.
In den 50ger Jahren trafen beide Merck Unternehmen ein Koexistenzabkommen, das in den 70ger Jahren nochmals aktualisiert wurde. Darin wurde festgelegt, dass jede Partei im Gebiet der anderen nur dann Handel treiben durfte, wenn sie ihren vollständigen Firmennamen verwendete. US Merck & Co. durfte MERCK in den USA und Kanada verwenden, während Merck Deutschland (auch Merck Global genannt) diese Marke überall sonst verwenden durfte und nur in den USA und Kanada als EMD bekannt ist. Die U.S. Merck & Co. wiederum ist außerhalb von USA und Kanada als Merck Sharp & Dohme bekannt (MSD).
Koexistenz lief – bis das Internet kam
Im Grunde lief diese Koexistenz der Marke MERCK 50 Jahre lang sehr gut. Doch dann kam das Internet. Und bekanntermaßen ist jede digitale Darstellung und vor allem auch die Markennennung in den Sozialen Medien losgelöst von geographischen Grenzen.
U.S Merck reagierte schnell auf das digitale Zeitalter und sicherte sich die Domain www.merck.com und auch viele weitere Domainnamen rund um den Begriff Merck, zu der die merck.com Seite natürlich verlinkt ist. Ebenso verwendet U.S. Merck den Namen MERCK auch in Meta-Tags für die Suchmaschinen. Und natürlich verwenden die Mitarbeiter des U.S. Merck Konzerns E-Mail Adressen der Kennung xyz @merck.com.
Und die sozialen Medien kamen überhaupt nicht klar mit bei den doppelten Namensrechten der beiden Merck Kontrahenten. Facebook verwechselte zunächst die beiden Unternehmen und postierte die neue Facebook-Seite von Merck & Co. unter demselben „Merck“-Ort, der für die Facebook-Seite der deutschen Merck KGaA verwendet worden war. Dies ist behoben; jetzt ist das deutsche Unternehmen Merck unter Facebook.com/Merck zu finden, während die U.S. Merck & Co. unter Facebook.com/MerckBeWell zu finden ist.
Die deutsche Merck KGaA (im Internet www.merckgroup.com) wiederum hält viele Markenrechte an dem Namen MERCK: als deutsche Marke, als UK Marke und auch als Europäische Marke sowie als internationale IR-Marke. Auch der Begriff „E. Merck“ wurde bereits seit 1954 als IR Marke von ihr geschützt.
Merck gegen Merck: Markenstreit um die globale Wahrnehmung
Daraus ergibt sich der langjährige Markenstreit Merck gegen Merck. Die Merck KGaA (Merck Global) führt seit Jahren Klagen gegen die U.S. Merck & Co. (und auch gegen MSD) wegen Verstoß gegen die Koexistenzvereinbarung und Verletzung der Markenrechte, indem Merck & Co. und MSD den Begriff „MERCK“ auf verschiedenen Websites, in E-Mail-Adressen und auf sozialen Medienplattformen auch außerhalb der USA und Kanada verwendeten. Dieser Vorwurf wurde in mehreren Ländern gleichzeitig erhoben, u. a. in Deutschland, UK, Frankreich und in der Schweiz.
In Deutschland scheiterte die deutsche Merck KGaA bisher mit ihrer Klage, die auf Unterlassung zielte. Das LG Hamburg entschied im November 2018 (327 O 140/13), dass ein Unternehmen, das ein Kennzeichen außerhalb der EU benutzen darf, keine Markenverletzung begeht, wenn sein Webangebot auch innerhalb der EU abgerufen werden kann. Entscheidend ist, ob eine wirtschaftliche Relevanz des Angebots für das Gebiet der EU anzunehmen sei- doch das sei vorliegend nicht der Fall. Das Kennzeichen könne auch für Werbung im Internet benutzt werden, die sich an ein außereuropäisches Publikum richtet- auch als Metatag, urteilte das LG Hamburg. Allerdings ist dieser Fall anhängig beim OLG Hamburg (3 U 198/18), also bleibt offen, wie es weitergeht.
Anders dagegen entschieden England und Frankreich, die der deutschen Merck KGaA Recht gaben. 2016 sah der High Court im UK einen Verstoß gegen das Koexistenzabkommen durch die U.S. Merck, indem es „Merck“ allein im Vereinigten Königreich entweder als Marke oder als Name online oder offline verwendet hatte (Merck KGaA gegen Merck Sharp & Dohme Corp & Ors [2016] EWHC 49 (Pat)). Zudem stellte der High Court fest, dass die Verwendung von „Merck“ durch MSD als Teil des Brandings auf ihren globalen Websites auf das
Großbritannien gerichtet war und die Markenrechte von Merck im UK verletzte.
Und das Berufungsgericht Paris (16/07065) urteilte 2017, die Verwendung des Merck-Zeichens durch Merck & Co. und MSD als Meta-Tag im Quellcode einer Website stelle eine verletzende Benutzung der Merck-Marken dar. Die Nutzung der E-Mail Kennung xyz @merck.com sah das Pariser Gericht zwar nicht als Markenverletzung, aber es sei in Frankreich jedoch als unlauterer Wettbewerb zu sehen, da man in die Irre geführt werden könne über Zugehörigkeit der Mitarbeiter mit dieser E-Mail Kennung.
Auch das Schweizer Bundesgericht, das im April 2020 über den Fall entschied (4A 335/2019), maß den E-Mail Kennungen viel Bedeutung bei. Nutzer würden darin einen Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer internationalen Organisationseinheit, und vorliegend werde ausschließlich „Merck“ wahrgenommen. Zu dieser Nutzung sei in der Schweiz aber nur die Merck KGaA (Merck Global) berechtigt, nicht aber die U.S. Merck, die diese E-Mail nutze. Da das Schweizer Bundesgericht zudem eine operative Tätigkeit in der Schweiz im Bereich Pharma durch die U.S. Merck für unbestreitbar hält, gab sie der Beschwerde von Merck KGaA teilweise recht und verwies den Fall zu neuer Beurteilung zurück an die Vorinstanz.
Merck: Gegenklage in den USA
Merck & Co. wiederum erhoben 2016 in den USA eine Gegenklage gegen Merck KGaA (MERCK & CO., INC. v. MERCK KGAA (2:16-cv-00266)) vor dem District Court, D. New Jersey mit dem Vorwurf, Merck KGaA verwende den Namen Merck in den USA in unangemessener («improper») Weise. Das Verfahren ist noch immer nicht entschieden, zuletzt wurde es auf Antrag beider Parteien seit April 2021 ausgesetzt. Jetzt im Oktober sind wieder Konferenzen angesetzt, die auf einen Vergleich hinauslaufen könnten.
Besonderer Blick auf das UK Urteil
Speziell die UK Marke MERCK beanspruchte einen breiten Schutzanspruch als Pharmamarke gemäß British National Formulary (BNF) für viele Spezifikationen. Umso mehr Aufmerksamkeit gewann das Urteil des britischen High Court vom 20. Mai 2020 (Merck KGaA gegen Merck Sharp & Dohme ([2020] EWHC 1273 (Ch)), bei der es um eine Widerklage von U.S. Merck ging, mit der die Löschung von zahlreichen eingetragenen Marken der Merck KGaA gefordert wurde – wegen Nichtbenutzung seien die Merck Marken teilweise für verfallen zu erklären.
Beide Parteien bezogen sich in dieser Frage auf die BNF-Unterkategorien und die Spezifikationen der angefochtenen Merck Marken. Vergeblich argumentierte Merck Global, dass die meisten Menschen einen relativ weit gefassten Begriff wie „Pharmazeutika“ verwenden würden beim Gedanken an Merck Produkte, und nicht an Unterklassen des BNF. Der High Court stellte dazu in seiner Entscheidung fest, dass Merck Global ihre Marke für neun der 15 Unterkategorien der BNF benutzt hatte – aber für viele andere nicht. Das Gericht befand, dass die Markenspezifikationen von Merck Global auf „Pharmazeutische Substanzen zur Behandlung von …“ beschränkt werden sollten und auch für Indikationen oder Krankheitsgruppen, für die eine Benutzung stattgefunden hatte. Darunter fällt z. B. „Pharmazeutische Substanzen zur Behandlung von Krebs und Multipler Sklerose“.
Die Benutzung sei aber nicht nachgewiesen worden für die umfassendere Kategorie „Pharmazeutische Substanzen zur Behandlung von bösartigen Erkrankungen und Immunsuppression“ und auch nicht die gesamte Kategorie „Pharmazeutische Substanzen“, die die Marken ursprünglich beanspruchten. Der High Court erklärte u. a. für diese Bereiche den teilweisen Verfall der pharmazeutischen Marke Merck für das UK.
UK Merck Urteil: schwierige Zeiten für Pharmamarken
Das ist ein Urteil mit Strahlkraft für pharmazeutischen Marken. Viele Marken sind bisher für „pharmazeutische Stoffe und Zubereitungen“ erfolgreich angemeldet worden und könnten nun für einen teilweisen Verfall anfällig sein. Im schlimmsten Fall könnten Pharma Marken – auch gemäß EuGH Entscheidung Sky/SkyKick (C-371/18) – dem Vorwurf der Bösgläubigkeit ausgesetzt sein, wenn die Anmeldungen für „pharmazeutische Stoffe“ eingereicht werden, obwohl sie nur für die Behandlung eines engen Spektrums von Krankheitsgruppen verwendet werden sollen.
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Quellen:
Merck Urteil des UK High Court vom 20. Mai 2020
weitere der Urteile mit Quelle genannt
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