Allergan Deal um Patentrechte wackelt: kein Schutzrecht durch Stammesimmunität

Eine neue Wendung zeigt sich im bisherigen Patentabkommen zwischen Pharmahersteller Allergan und dem indianischen Mohawk Stamm, der mit seiner Stammesimmunität die Allergan Patente schützen will. Das PTAB lehnte jetzt den Schutzanspruch aufgrund der Immunität des Indianerstamms ab.

Das Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des United States Patent and Trademark Office (USPTO) musste sich Ende Februar erneut mit der Patentvereinbarung zwischen Allergan und dem Mohawk Stamm befassen. Das irische Pharmaunternehmen Allergan hatte 2017 die Patente des Medikaments Restasis an den St. Regis Mohawk Stamm im Bundesstaat New York verkauft, um zu verhindern, dass die Patente für ungültig erklärt werden. Der Stamm wiederum verpachtete die Patente exklusiv und gegen teure Zahlung zurück an Allergan – wir berichteten.

Im Rahmen eines Interpartes Review (IPR) Verfahrens zwischen dem Generikahersteller Mylan Pharmaceuticals und Allergan, Inc. um mehrere Patente zum Augenmedikament Restasis wies das PTAB nun den geltend gemachten Immunitätsanspruch zurück. Im Wesentlichen stützte sich das PTAB dabei auf drei Argumente:

Der Stamm habe keine Kontrolle über die Rechte von Allergan, „alle wesentlichen Rechte“ an den Patenten würden von Allergan gehalten. Beispielsweise könne der Stamm die Patente nicht unterlizenzieren. Der Stamm sei daher keine notwendige Partei des geistigen Eigentums an den strittigen Patenten.
Außerdem gebe es grundsätzlich keine gesetzliche Unterstützung für die Anwendung der Stammesimmunität auf Verwaltungsverfahren wie das PTAB.
Und die beteiligten Parteien sowie die Charakterisierung der Vereinbarung zwischen Allergan und dem Stamm seien nicht ausschlaggebend für die Wertung, ob es sich um bei der Vereinbarung um ein Lizenzabkommen oder um eine vollständige Abtretung handelt. Denn das PTAB habe die Patente selbst zu bewerten, und nicht die Patentinhaber.

Ein inter partes review (IPR) ist ein Verfahren zur Anfechtung der Gültigkeit eines US-Patents vor dem United States Patent and Trademark Office. (Übersetzung aus: Wikipedia). Das IPR-Verfahren wurde vor sieben Jahren eingeführt, um die Belastung der Bundesgerichte durch Patentstreitigkeiten zu verringern, doch Kritiker, darunter auch Pharmaunternehmen, sagen, dass es von so genannten Patenttrollen und Hedgefonds ausgenutzt werde.

Das Verfahren wird vom Patent Trial and Appeal Board (PTAB) durchgeführt, um die Patentierbarkeit eines oder mehrerer Ansprüche in einem Patent nur aus einem Grund zu prüfen, der nach §§ 102 oder §§ 103 erhoben werden könnte, und nur auf der Grundlage des Standes der Technik, bestehend aus Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen.
(Übersetzung aus: USPTO)

Allergan legt Berufung ein

Allergan legte gegen die Entscheidung des PTAB Beschwerde ein und beantragte einen Aufschub des geistigen Eigentums für die strittigen Patente. Dem stimmte der Bundesgerichtshof (Federal Circuit) zu. Allerdings liegt nun ein fester Zeitplan vor: Das Briefing für die Berufung soll bis Mitte Mai 2018 abgeschlossen sein. Das PTAB wiederum hat angekündigt, dass bis Mitte Juni 2018 eine endgültige schriftliche Entscheidung über die Patentierbarkeit der angefochtenen Patente getroffen werde. Es scheint, als ob das bisherige Schlupfloch im Patentrecht durch die Souveräne Immunität eines Indianerstamms geschlossen wird.