OLG Düsseldorf: Kein Schadenersatz bei unentgeltlicher Lizensierung
Das OLG Düsseldorf hat ein Urteil zur markenwidrigen Verwendung des ÖKO-TEST-Labels mit Wirkung auf viele IP-Rechte gefällt: Kein Schadenersatz bei unentgeltlicher Lizenzierung, auch nicht bei deren markenwidriger Nutzung. Jetzt ist die Revision vor dem BGH anhängig.
Der Fall um die markenwidrige Verwendung des ÖKO-TEST-Labels zieht sich bereits seit Jahren durch die deutschen Instanzen und wurde sogar schon 2019 vom höchsten Europäischen Gericht beurteilt. Es ging vor dem EuGH um die Frage, ob Händler mit dem ÖKO-Test-Label ausschließlich für die konkret getesteten Produkte werben dürfen.
Der EuGH urteilte (EU:C:2019:317) abwägend: Die ÖKO-TEST-Marken genießen zwar Wertschätzung, vor allem in Deutschland. Es sei jedoch Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob der Beklagte die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marken in unlauterer Weise ausnutzen konnte.
Die Beklagte in diesem Fall ist Herstellerin von Zahncremes und nutzte das ÖKO-TEST-Label auch für eine andere Verpackung des Produkts, als sie im Rahmen eines Lizenzvertrags mit ÖKO-TEST vereinbart hatte. ÖKO-TEST klagte gegen diese nicht lizenzierte Werbung mit dem ÖKO-TEST-Label.
Verkompliziert ist dieser Fall durch die Praxis von ÖKO-TEST, den Herstellern getesteter Produkte zu gestatten, Werbung mit dem ÖKO-TEST-Label zu betreiben. Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines unentgeltlichen Lizenzvertrags, der Einzelheiten zur Nutzungsberechtigung vorsieht.
OLG Düsseldorf: Entscheidung vom 19. November 2020
Zuletzt wurde dieser Fall wieder vor dem OLG Düsseldorf entschieden, das am 19. November 2020 dazu urteilte (I-20 U 152/16, siehe auch 2a O 197/15). Das OLG traf damit eine Entscheidung, die noch weit über das ÖKO-TEST-Label hinausreichen kann.
Denn es kann kein Schadenersatz bei unentgeltlicher Lizenzierung geltend gemacht werden, urteilte das OLG Düsseldorf, auch nicht bei einer Verletzung seiner Rechte. Bei einer Verletzung seiner Rechte ohne eine konkrete Vermögenseinbuße steht dem Markeninhaber zwar ein Unterlassungs-, aber kein Anspruch auf Schadensersatz zu.
Grundsätzlich gibt es für die Berechnung des Schadenersatzes bei Verletzungen von IP‑Rechten drei Berechnungsmöglichkeiten, erläuterte das OLG:
- Konkreter Schaden
- Lizenzanalogie
- Herausgabe des Verletzergewinns
Notwendig für jede Schadensberechnung sei allerdings ein Schaden, eine Vermögenseinbuße beim Verletzten sei daher Voraussetzung für einen Schadenersatz.
Ein Unterlassungsanspruch wurde gewährt. Das OLG Düsseldorf gestand zu, dass es sich bei dem ÖKO-TEST-Label um eine bekannte Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 2 lit. c) der Unionsmarkenverordnung handelt. Daher können die Rechte von ÖKO-TEST dadurch verletzt sein, dass das Label als Testsiegel und quasi Qualitätsnachweis verwendet wurde und nicht als klassische Marke, entschied das OLG.
Daraus folgt aber kein Anspruch auf Schadenersatz, ergänzte das Gericht, da keine konkrete Vermögenseinbuße vorliege.
Warum ist dieses Urteil so relevant?
Es gibt in allen Bereichen von IP-Schutz die Möglichkeit zur Lizenzierung. Oftmals wird aus bestimmten strategischen Überlegungen auch eine unentgeltliche Lizenzierung gewährt, die an Nutzungsbedingungen knüpft. Gleiches war ja auch vorliegend der Fall.
Das OLG Düsseldorf zieht daraus jedoch den Schluss, dass kein Schaden entstanden sein kann, da ja auf die kommerzielle Verwertung verzichtet wurde durch die unentgeltliche Lizensierung.
OLG schließt jede Berechnung eines potentiellen Schadens aus
Daher schließt das OLG auch jede Berechnung eines potentiell entstandenen Schadens grundsätzlich aus; es bestehe weder ein Auskunftsanspruch, noch sei eine Berechnung über die Herausgabe des Verletzergewinns zulässig, urteilte das OLG. Gleiches gelte auch für die Lizenzanalogie – bestens bekannt aus dem Arbeitnehmererfinderrecht. Verzichtet der Verletzte auf jegliche kommerzielle Nutzung seines Ausschließlichkeitsrechts, könne der objektive Wert der Nutzung nur mit „Null“ angesetzt werden, erläuterte das OLG Düsseldorf.
Revision ist vor dem BGH anhängig
Wegen der Relevanz für jegliche unentgeltliche Lizenzierung von IP‑Rechten ist ausdrücklich die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Dort ist das Verfahren unter dem Az. I ZR 201/20 anhängig. Das Urteil des BGH zu diesem brisanten Fall darf mit Spannung erwartet werden.
Quellen:
Urteil OLG Düsseldorf 2a O 197/15
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