BGH “Scheiben-Naben-Verbindung” (X ZR 170/23): Patentauslegung und Verjährung der Erfindervergütung – Doppelschlag aus Karlsruhe

Mit Urteil vom 18. November 2025 hat der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sache “Scheiben-Naben-Verbindung” (X ZR 170/23) zwei für die Praxis hochrelevante Leitsätze formuliert: Er bestätigt die Grenzen funktionsorientierter Patentauslegung und stellt klar, wann die Verjährung von Vergütungsansprüchen aus § 9 ArbNErfG tatsächlich beginnt. Für Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber zugleich ist das Urteil ein Meilenstein – insbesondere die Berichtigung durch Beschluss vom 20. Januar 2026 unterstreicht die Bedeutung der präzisen Gliederung.

Der Sachverhalt: Bremsscheibe, Nabe und ein langer Weg zur Vergütung

Der Kläger war von 1995 bis Mitte 1998 Geschäftsführer der Beklagten; der Anstellungsvertrag sah die entsprechende Geltung des ArbNErfG vor. Während seiner Tätigkeit entwickelte er gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter eine Verbindung zwischen Bremsscheibe und Nabe, die als europäisches Patent EP 864 053 erteilt wurde (Veröffentlichung der Erteilung am 11. Juli 2001). Erst 2016 erfuhr der Kläger, dass die Beklagte unter der Marke “S.” eine Scheiben-Naben-Verbindung vertrieb, und machte daraufhin Vergütungsansprüche im Wege der Stufenklage geltend.

Während das Landgericht München I dem Kläger für den Zeitraum 2013 bis 2016 Auskunft zusprach, wies das OLG München die Klage insgesamt ab – sowohl mit Verweis auf eine angebliche Nichtbenutzung des Patents als auch wegen Verjährung.

Leitsatz 1: Funktionsorientierte Auslegung – aber nicht gegen den Wortlaut

Der BGH bestätigt seine Linie aus “Pemetrexed I” (X ZR 29/15): Die Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs hat sich entscheidend am Zweck zu orientieren, der in der Patentschrift zum Ausdruck kommt. Diese funktionsorientierte Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass im Patentanspruch enthaltene Festlegungen zur räumlich-körperlichen oder stofflichen Ausgestaltung in den Hintergrund treten.

Konkret verwarf der Senat die Annahme des Berufungsgerichts, ein mehrteiliges Zwischenelement sei nur dann anspruchsgemäß, wenn dessen Teile im montierten Zustand “fest miteinander verbunden” seien. Aus dem Wortlaut von Patentanspruch 1 ergebe sich diese Einschränkung gerade nicht – ebensowenig aus der Beschreibung oder einem U-förmigen Ausführungsbeispiel, denn Ausführungsbeispiele und Unteransprüche erlauben regelmäßig keine einschränkende Auslegung (Bestätigung von “Wärmetauscher”, X ZR 114/13).

Diese Auslegungsgrundsätze stehen in einer Linie mit der jüngeren BGH-Rechtsprechung zur Äquivalenz, wie sie etwa auch in der Pemetrexed-Reihe diskutiert wurde.

Konsequenz für die Patentverletzung

Die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendete Kombination aus Federelement und zwei L-förmigen (“gefalteten”) Metallelementen bildet zusammen ein Zwischenelement im Sinne von Merkmalsgruppe 4. Es genügt, wenn die Bestandteile so zusammenwirken, dass die in Merkmal 4.1 vorgegebene Eignung zur Drehmoment- und Kraftübertragung gegeben ist – einzelne Bestandteile dürfen auch nur eine Halte- oder Positionierfunktion erfüllen.

Leitsatz 2: Verjährungsbeginn bei § 9 ArbNErfG – nicht vor Fälligkeit

Der zweite Leitsatz hat unmittelbare Bedeutung für die Vergütungspraxis: Die Verjährung eines Zahlungsanspruchs aus § 9 ArbNErfG kann frühestens mit dem Schluss desjenigen Jahres beginnen, in dem der Anspruch für den jeweiligen Abrechnungszeitraum fällig wird.

Das OLG München hatte den Vergütungsanspruch bereits drei Monate nach Patenterteilung (12. Oktober 2001) für entstanden gehalten und folglich auf die kenntnisunabhängige Zehnjahresfrist nach § 199 Abs. 4 BGB abgestellt. Der BGH stellt klar: Das ist falsch.

Trennung zwischen § 9 und § 12 Abs. 3 ArbNErfG

Der BGH unterscheidet sauber zwischen zwei selbständigen Ansprüchen:

• § 12 Abs. 3 ArbNErfG: Anspruch auf Festsetzung der angemessenen Vergütung; entsteht regelmäßig drei Monate nach Schutzrechtserteilung bzw. Aufnahme der Benutzung
• § 9 ArbNErfG: Materieller Zahlungsanspruch; entsteht erst mit tatsächlicher Benutzungsaufnahme und wird nachschüssig mit Ablauf des Geschäftsjahres fällig (Bestätigung von “Profilstrangpresse”, X ZR 3/13)

Damit hatte die Verjährungsfrist für Benutzungshandlungen im Jahr 2016 frühestens mit Ablauf dieses Jahres begonnen – die Klagezustellung am 6. August 2019 erfolgte rechtzeitig. Das deckt sich mit der allgemeinen Linie, dass Vergütungsansprüche erst entstehen, wenn der Arbeitgeber die Erfindung tatsächlich nutzt – ein Punkt, der in der Praxis häufig verkannt wird.

Praktische Bedeutung für Arbeitnehmererfinder

Die Entscheidung stärkt die Position des Arbeitnehmererfinders erheblich. Wer – wie der Kläger – erst Jahre nach Patenterteilung von einer tatsächlichen Benutzung erfährt, verliert seine Vergütungsansprüche nicht automatisch nach zehn Jahren ab Erteilung. Die regelmäßige dreijährige Verjährung beginnt vielmehr erst mit Ablauf des Jahres der Fälligkeit, also frühestens mit Ablauf des jeweiligen Abrechnungsjahres. Wer Vergütungsansprüche durchsetzen möchte, kann mit dem Lizenzanalogie-Kalkulator eine erste Einschätzung vornehmen.

Zur Vertiefung der Verjährungsthematik bei Diensterfindungen empfehlen sich die Beiträge zur dreijährigen bzw. zehnjährigen Frist sowie zum Verjährungsbeginn bei grob fahrlässig versäumter Kenntnis. Wer wissen möchte, warum die bloße Patentanmeldung noch keine Vergütungspflicht begründet, findet hierzu detaillierte Erläuterungen.

Akzessorischer Auskunftsanspruch

Der BGH bestätigt schließlich erneut, dass der auf § 242 BGB gestützte akzessorische Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung nicht vor dem Hauptanspruch verjährt, dessen Durchsetzung er dient (Bestätigung von “Aufschlussgerät”, X ZR 145/23). Damit lebt auch der Stufenklageantrag wieder auf.

Fazit für die Praxis

Die Entscheidung “Scheiben-Naben-Verbindung” liefert zwei klare Botschaften:

• Bei der Anspruchsauslegung darf die Funktionsorientierung den Wortlaut nicht ersetzen – Einschränkungen, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, können nicht über Beschreibung oder Ausführungsbeispiele “hineingelesen” werden.
• Vergütungsansprüche aus § 9 ArbNErfG verjähren nicht ab Patenterteilung, sondern frühestens mit Ablauf des Jahres der Fälligkeit – eine erhebliche Stärkung der Erfinderposition gegenüber der Auffassung des OLG München.

Arbeitgeber sollten ihre Abrechnungspraxis nach diesem Urteil prüfen; Arbeitnehmererfinder können bei nachträglich entdeckten Benutzungshandlungen oft länger zurückliegende Zeiträume erfassen, als sie bisher angenommen haben.