Aufgabe des Schutzrechts nach § 16 ArbEG: der Arbeitgeber muss diese Absicht mitteilen – und der Diensterfinder kann dann die Übertragung des Schutzrechts verlangen. Tut er das nicht innerhalb der Frist, kann der Arbeitgeber das Patent aufgeben – doch die Mitteilung zur Aufgabe wirkt nicht fort.
Die Schiedsstelle hat immer wieder Berührung mit der Auslegung der Aufgabe des Schutzrechts nach § 16 ArbEG, so auch in ihrer Entscheidung (Arb.Erf. 35/11). Die Erfindung betraf ein Geräte Aggregat und wurde am 04.11.1991 zur Erteilung eines Patents beim DPMA angemeldet. Die verfahrensgegenständliche Diensterfindung wurde von der Arbeitgeberin auch unbeschränkt in Anspruch genommen, dadurch entstand ein Vergütungsanspruch für diese Diensterfindung. Art und Höhe der Vergütung wurde allerdings nicht vereinbart zwischen den Parteien.
Stattdessen teilte die Arbeitgeberin dem Diensterfinder im Oktober 2009 mit, sie wolle das Patent nicht aufrechterhalten. Dieses Recht hat im Übrigen jeder Arbeitgeber, dazu benötigt er keine Zustimmung des Erfinders. Die Aufgabe des Schutzrechts wird als Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit gesehen. Eine solche Aufgabe ist aber auch klaren Regeln des Arbeitnehmererfindergesetz unterworfen gemäß § 16 ArbEG.
Aufgabe des Schutzrechts: § 16 ArbEG
Grundsätzlich muss ein Arbeitgeber dem Diensterfinder seine Aufgabeabsicht mitteilen und dem Erfinder damit auch die Übernahme des Schutzrechts anbieten. Hintergrund dazu ist, dass dem Arbeitnehmererfinder ja eine Vergütung aus der betrieblichen Nutzung seines Patents zusteht. Das uneingeschränkte Recht zur Aufgabe von Schutzrechten hat ein Arbeitgeber daher nur, wenn sämtliche Vergütungsansprüche bereits voll erfüllt sind – für die Vergangenheit und die Zukunft.
Dies wird also erfüllt, indem dem Erfinder das Schutzrecht zur Übernahme angeboten wird. Wichtig ist hier: die Übernahme des Schutzrechts muss der Diensterfinder auch tatsächlich annehmen – und zwar innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Aufgabe des Schutzrechts (§ 16 ArbEG). Konkret muss der Diensterfinder die Übertragung des Schutzrechts verlangen, und zwar auf eigene Kosten. Tut er das nicht in der drei Monatsfrist, ist ein Arbeitgeber berechtigt, das Schutzrecht aufzugeben. Außerdem aber wirkt die Mitteilung des Arbeitgebers nach § 16 Abs. 1 ArbEG, er wolle das Patent nicht aufrechterhalten, nicht fort (siehe (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 16 Rn. 32), wenn die Übertragung des Patents nicht verlangt wird vom Diensterfinder.
Entscheidung zur Aufgabe des Schutzrechts zurückgenommen
Und genau das war im vorliegenden Fall geschehen. Denn der Diensterfinder hatte nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang dieser Mitteilung die Übertragung des Rechts an dem Patent verlangt, sondern stattdessen die Patentabteilung seiner Arbeitgeberin darüber informiert, dass das verfahrensgegenständliche Patent bei der X AG in Serie benutzt werde. Daraufhin nahm die Arbeitgeberin die Entscheidung zur Aufgabe des Patents zurück, das Patent wurde von der Arbeitgeberin weiter aufrechterhalten.
Das war auch ihr gutes Recht, entschied die Schiedsstelle. Die Arbeitgeberin konnte zurecht das Patent aufrechterhalten und musste es trotz der Mitteilung zu Aufgabe des Schutzrechts nicht tatsächlich aufgeben.
Aufgabe des Schutzrechts an mehrere Miterfinder
Noch eine weitere Fallkonstellation soll kurz erwähnt werden, die in der Praxis häufig vorkommt. Denn kommt es zu einer Aufgabe und Übertragung des Schutzrechts einer Diensterfindung, an der mehrere Miterfinder beteiligt sind, muss allen Miterfindern einzeln die Übertragung des Schutzrechts angeboten werden, gemäß ihren Anteilen an der Erfindung. Wenn aber nur einer von zwei Miterfindern Interesse an der Übertragung hat, wem stehen dann Vergütungsansprüche zu?
Dazu gibt es eine nicht offizielle Leitsatzentscheidung der Schiedsstelle – wir berichteten. Ein übernahmewilliger Miterfinder tritt demnach bezüglich der Ansprüche des nicht übernehmenden Miterfinders gemäß § 398 S. 2 BGB an dessen Stelle – aber nur für den Zeitraum bis zur Übertragung. Die Mitübertragung des von dem nicht übernehmenden Miterfinder stammenden Schutzrechtsanteils an den übernahmewilligen Miterfinder ist als eine Schenkung des Arbeitgebers an den übernahmewilligen Miterfinder zu sehen. Entsprechend enden die Vergütungsansprüche aus allen Erfindungsanteilen gemäß § 9 ArbEG mit der Übertragung des Schutzrechts.
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Quellen:
Schiedsstellen Entscheidung Arb.Erf. 35/11
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